Forbud mod brug af Samshop-kendetegn, men tilladelse til opretholdelse af domænenavn

Sagen omhandlede, hvorvidt Samsonite IP Holdings S.à.r.l. (herefter "Samsonite"), en velkendt producent og forhandler af kufferter og tasker, kunne forbyde sin forhandler Helm I/S at anvende forretningskendetegnet og domænenavnet samshop.dk i forbindelse med markedsføring og salg af Samsonite-produkter.

Baggrund for Sagen

Samsonite er indehaver af flere gyldige varemærkeregistreringer for ordmærkerne "SAMSONITE" og "SAMMIES BY SAMSONITE", samt et figurmærke, der alle dækker kufferter, tasker og rejseartikler. Samsonite markedsfører sig i Danmark via bl.a. www.samsonite.dk.

Hem I/S er forhandler af Samsonite-produkter og driver webshops, herunder www.helm.nu og www.samshop.dk. Helm I/S havde tidligere registreret domænenavnene samsoniteshop.dk og samsonite-shop.dk, som de slettede efter henvendelse fra Samsonite. Herefter fortsatte de med at sælge Samsonite-produkter via www.samshop.dk, registreret den 28. august 2012.

Klagenævnets Afgørelse

Samsonite indgav en klage til Klagenævnet for Domænenavne, som den 10. juli 2013 afgjorde, at domænenavnet samshop.dk ikke skulle overføres til Samsonite. Klagenævnet fandt, at "samshop.dk" isoleret set ikke var egnet til at skabe forveksling med Samsonites varemærker, og at Helm I/S ikke havde handlet illoyalt.

Parternes Påstande og Synspunkter

Samsonites påstande:

• Helm I/S forbydes at bruge kendetegnene Samshop og Samshop.dk erhvervsmæssigt i forbindelse med salg af kufferter og tasker.
• Helm I/S skal overdrage eller subsidiært udslette registreringen af domænenavnet samshop.dk.

Samsonites synspunkter:

• Brugen af "Samshop" og "samshop.dk" udgør en krænkelse af Samsonites varemærkerettigheder, jf. Varemærkeloven § 4.
• "Sam" er identisk med første stavelse i Samsonites varemærker og vil opfattes som en henvisning eller forkortelse heraf.
• Brugen er i strid med Markedsføringsloven § 1 (god markedsføringsskik) og § 18 (forveksling af kendetegn).
• Fortsat brug vil udvande Samsonites velkendte varemærke.

Helm I/S' påstande:

• Frifindelse for påstand 1.
• Afvisning, subsidiært frifindelse, for påstand 2.
• Samsonite skal anerkende, at Helm I/S kan opretholde registreringen af domænenavnet samshop.dk (hvis ikke medhold i frifindelse for påstand 1).

Helm I/S' synspunkter:

• "Samshop" er ikke forveksleligt med "SAMSONITE" eller "SAMMIES BY SAMSONITE".
• Brugen krænker ikke Samsonites varemærkers funktioner, herunder oprindelsesfunktionen.
• Brugen er loyal og legitim, og der benyttes ikke navne, Samsonite har eneret til.
• Klagenævnets afgørelse er endelig, og retten er afskåret fra at behandle sagen, da fristen for indbringelse er overskredet, og de faktiske omstændigheder ikke har ændret sig.

Sø- og Handelsretten traf følgende afgørelse:

Afvisningspåstand

Retten afviste Helm I/S' påstand om afvisning af Samsonites påstand 2. Retten fastslog, at selvom Klagenævnets afgørelse af 10. juli 2013 ikke var indbragt for domstolene inden for fristen i Lov om internetdomæner § 16, stk. 2 (2005-loven), hindrer dette ikke parterne i at anlægge sag mod hinanden om spørgsmål rejst under en sådan sag. Sagen skulle afgøres efter de hidtil gældende regler, jf. Lov om internetdomæner § 47, stk. 5 (2014-loven).

Varemærkeretlig Vurdering

Retten fandt, at Helm I/S' brug af betegnelsen samshop.dk for kufferter og tasker ikke medfører risiko for forveksling med Samsonites varemærker "SAMSONITE" eller "SAMMIES BY SAMSONITE". Ordet "sam" ligner isoleret set ikke varemærkerne, og "shop.dk" er en almindelig betegnelse for en webshop. Der blev derfor ikke fundet en krænkelse af Samsonites varemærkerettigheder, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 1 og 2.

Markedsføringsretlig Vurdering

Retten vurderede, at Helm I/S' brug af forretningskendetegnet og domænenavnet samshop.dk i forbindelse med markedsføring og salg af Samsonite-produkter udgjorde en overtrædelse af Markedsføringsloven § 1 (god markedsføringsskik) og § 18 (forveksling af kendetegn). Retten lagde vægt på:

• Helm I/S' valg af "Sam" som den første del af kendetegnet, med den hensigt at henvise til Samsonite.
• Skrifttypen i SamShop.dk-logoet mindede om skrifttypen i Samsonites figurmærke.
• Anvendelsen af sloganet "Dedicated to Samsonite" umiddelbart under SamShop.dk-logoet.
• Brugen af det tegn, Samsonite anvender i sit figurmærke, i browserlinjen og browserfanen.

Retten fandt, at disse forhold skabte en betydelig risiko for, at den almindeligt oplyste internetbruger ville antage, at hjemmesiden drives af Samsonite eller en økonomisk forbundet virksomhed, og at Helm I/S derved udnyttede Samsonites goodwill utilbørligt.

Domænenavnet samshop.dk

Retten fastslog, at domænenavnet samshop.dk i sig selv ikke er forveksleligt med Samsonites varemærker, og at Helm I/S' opretholdelse af registreringen af domænenavnet samshop.dk ikke udgør en overtrædelse af markedsføringsloven eller god domænenavnsskik.

Afgørelse

• Helm I/S forbydes at bruge kendetegnene Samshop og Samshop.dk erhvervsmæssigt i forbindelse med salg af kufferter og tasker (Samsonites påstand 1 blev taget til følge).
• Helm I/S frifindes for Samsonites påstand 2 (om overdragelse/udslettelse af domænenavnet).
• Samsonite IP Holdings S.à.r.l. skal anerkende, at Helm I/S kan opretholde registreringen af domænenavnet samshop.dk (Helm I/S' påstand 3 blev taget til følge).

Sagsomkostninger

Helm I/S skal betale 20.000 kr. i delvise sagsomkostninger til Samsonite IP Holdings S.à.r.l. Beløbet forrentes efter Renteloven § 8a.