Varemærkekrænkelse og markedsføringsretlig sag vedrørende brug af betegnelsen "Pearlwax" for voksprodukter

Retten lagde til grund, at Codefort Projects ApS på intet tidspunkt frafaldt sit krav, men at de dog forholdt sig passivt i perioden fra den 29. oktober 2018 til den 15. juni 2021 (hvor Codefort rettede henvendelse til Holmegruppens forhandler, Billigvoks.dk A/S).

Retten skulle vurdere, om denne passivitet var retsfortabende for samtlige krav.

Sø- og Handelsretten fandt, at Holmegruppens ApS' brug af betegnelsen "Pearl Wax" (herunder "UNIQ Pearl Wax") udgjorde en krænkelse af Codefort Projects ApS' registrerede varemærkeret.

Krænkelsesvurdering

Retten lagde vægt på, at:

• Holmegruppens mærker fremstår visuelt identiske og er forvekslelige med Codeforts registrerede varemærker, og anvendes på identiske eller lignende varer, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 2, nr. 2.
• Det forhold, at Holmegruppens produkter også var påført eget brand "UNIQ", kunne ikke føre til en anden vurdering.
• Holmegruppen havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 3, samt i strid med Markedsføringsloven § 20 og § 22.

Passivitet og Kompensation

Retten fandt, at Codefort Projects ApS havde udvist passivitet fra oktober 2018 til juni 2021. Denne passivitet var dog ikke tilstrækkelig til at fortabe retten til at kræve de krænkende handlinger standset (forbudspåstandene).

Retten udtalte: "Retten finder dog, at dette forløb ikke har kunnet give Holmegruppen ApS en berettiget forventning om, at deres ageren ikke alene ikke ville blive påtalt, men også de facto blev accepteret af Codefort Projects ApS."

Codefort fortabte dog retten til erstatnings- og godtgørelseskrav for tiden forud for sagsanlægget (16. september 2021).

Holmegruppen ApS blev dømt til:

1. At efterkomme de nedlagte forbudspåstande (Påstand 1 og 2), jf. Markedsføringsloven § 24, stk. 1.
2. At betale et skønsmæssigt rimeligt vederlag på 50.000 kr. for den uberettigede anvendelse efter sagsanlæg, jf. Varemærkeloven § 43, stk. 1, nr. 1.
3. At tilbagekalde og tilintetgøre alle krænkende produkter og emballage (Påstand 4), jf. Markedsføringsloven § 24, stk. 1.
4. Holmegruppen blev frifundet for kravet om informationspålæg (Påstand 5), da det blev anset for at være for bredt og ubestemt.

Holmegruppen ApS skulle betale sagsomkostninger til Codefort Projects ApS på 63.900 kr.

• Særpræg: Mærket "ElastoSoft" besidder det fornødne varemærkeretlige særpræg, da det er en neologisme, som ikke er beskrivende for de relevante varer (transfers).
• Krænkelse: Jetsports brug af "Elastosoft" for identiske varer udgør en krænkelse af NS Systems eneret jf. Varemærkeloven § 4 og subsidiært en overtrædelse af Markedsføringslovens § 3 og § 22.
• Fortabelse/Passivitet: Det blev bestridt, at Jetsport var førstebruger, og at Jetsport i øvrigt havde opfyldt kravet om vedvarende anvendelse. Det blev også afvist, at NS System havde udvist retsfortabende passivitet, da de ikke havde konkret viden om krænkelsen før sagens anlæg.

Jetsports påstande og anbringender

Jetsport påstod frifindelse og hævdede at have stiftet ret til varemærket senest i 1995 og kontinuerligt anvendt det siden. Jetsports anbringender omfattede:

• Førstebrug: Jetsport fremlagde en udateret reklamefolder, som vidnet Jens Borved (Hald Ege Grafisk) estimerede var produceret før 1995 baseret på softwareløsninger. Dette dokumenterede ifølge Jetsport en ibrugtagning, der var dækkende for hele landet.
• Særpræg: Subsidiært blev det hævdet, at "Elastosoft" manglede særpræg og var en beskrivende betegnelse for varens art og beskaffenhed (elastisk og blødt), eller at det var blevet degenereret i markedet.

Jetsports selvstændige modpåstand (Forbud)

Jetsport nedlagde selvstændig påstand om forbud mod, at NS System anvendte udsagn som "Den originale (Elastosoft)" og "En leverandør på markedet forsøger at kopiere vores ElastoSoft", da disse blev anset for vildledende og miskrediterende i strid med Markedsføringslovens § 3 og § 20.

Rettens vurdering af varemærkeretten

Retten afviste, at "Elastosoft" manglede særpræg. Retten fandt, at ordmærket har det fornødne særpræg, og at det ikke har en sådan beskrivende karakter for selve produktet tekstiltransfers, at det er til hinder for stiftelse af varemærkeret hertil.

Med henblik på at afgøre førstebrugerretten fandt Retten, baseret på vidneforklaringerne fra Claus Bo Mørk og Jens Borved, at:

Retten finder det på dette grundlag godtgjort, at Jetsport fra i hvert fald 1995 markedsførte tekstiltransfers under betegnelsen ”Elastosoft” til kunder i hele landet. Jetsport findes herved at have stiftet en varemærkeret til ordmærket ”Elastosoft” for tekstiltransfers.

Retten fandt desuden, at det ikke var godtgjort, at Jetsport efter stiftelsen af mærket skulle have opgivet brugen heraf jf. Varemærkeloven § 10 c, stk. 3. Da Jetsports ret blev stiftet i 1995, og NS Systems dokumenterede brug først var fra 1999, havde Jetsport en bestående ordmærkeret til mærket. Jetsport havde dermed ikke krænket NS Systems rettigheder.