Varemærkeret til "Elastosoft" for tekstiltransfers - Stiftelse ved ibrugtagning og vedvarende brug

Sagen omhandler en tvist mellem NS System A/S (sagsøger) og Jetsport v/Claus Bo Mørk (sagsøgte), der begge er konkurrenter på markedet for tekstiltransfers. Kernen i sagen er spørgsmålet om, hvem der først har stiftet varemærkeret til ordmærket "Elastosoft" for tekstiltransfers, og hvorvidt der er sket en krænkelse af varemærkeretten eller markedsføringsloven.

Parternes Påstande

NS System nedlagde påstand om, at Jetsport skulle forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen "Elastosoft" for salg og markedsføring af overføringsbilleder/transfers til tekstiltryk, samt at Jetsport skulle betale 200.000 kr. med tillæg af procesrente.

Jetsport nedlagde påstand om frifindelse og en selvstændig påstand om, at NS System skulle forbydes at anvende, herunder markedsføre sig med udsagnene:

• "Den originale” (Elastosoft)
• "Der findes kun én ElastoSoft – den originale fra NS System"
• "En leverandør på markedet forsøger at kopiere vores ElastoSoft”

NS Systems Anvendelse af "Elastosoft"

NS System har anvendt betegnelserne "Elasto-Soft" og "ElastoSoft" på fakturaer siden december 1999 og på prislister siden 2009. Virksomheden har markedsført "Elastosoft" intensivt med et årligt budget på 200.000-300.000 kr. og har solgt produktet i store mængder. NS System hævder at have udviklet "Elastosoft" i 1990'erne og påbegyndte salg og markedsføring i 1996 eller 1997. De anser navnet for at være selvopfundet og ikke-beskrivende, idet det er en neologisme, der kombinerer "elastisk" og "soft" på en usædvanlig måde.

Jetsports Anvendelse af "Elastosoft"

Jetsport har anvendt betegnelsen "Elastosoft" i en prisliste fra maj 2005 og på fakturaer fra 2011-2013. Jetsport fremlagde en udateret reklamefolder, som ifølge vidneforklaringer blev produceret før 1995, og som omtaler "ELASTOSOFT/TRANSFER". Jetsport forklarede, at navnet stammer fra de limtyper ("Elastomelt" og "Softmelt"), der oprindeligt blev brugt i produktet. Jetsport hævder at have markedsført "Elastosoft" nationalt siden 1995 og at have en bestående varemærkeret.

Parternes Hovedargumenter

NS System argumenterede for:

• At de har stiftet en ibrugtaget varemærkeret til "Elastosoft" i henhold til Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 3 og/eller markedsføringsretlig kendetegnsbeskyttelse i henhold til Markedsføringsloven § 22.
• At "Elastosoft" besidder den fornødne grad af særpræg og ikke er beskrivende for tekstiltransfers.
• At Jetsports brug af "Elastosoft" krænker NS Systems eneret i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven.
• At Jetsport ikke har dokumenteret at være førstebruger eller at NS System har udvist retsfortabende passivitet.

Jetsport argumenterede for:

• At NS System ikke er indehaver af en ibrugtaget varemærkeret eller kendetegnsret til "Elastosoft".
• At Jetsport har taget betegnelsen i brug før NS System, senest i 1995, og kontinuerligt har anvendt den.
• At NS System har fortabt eventuelle rettigheder ved passivitet.
• At ordmærket "Elastosoft" mangler særpræg og er en beskrivende betegnelse for varens art og beskaffenhed.
• At NS Systems udsagn på deres hjemmeside udgør en overtrædelse af Markedsføringsloven § 3 og § 20.

Sø- og Handelsretten fandt, at ordmærket "Elastosoft" besidder det fornødne særpræg og ikke har en sådan beskrivende karakter for tekstiltransfers, at det er til hinder for stiftelse af varemærkeret.

Rettens Vurdering af Førstebrug

Retten fandt det godtgjort, at Jetsport fra i hvert fald 1995 markedsførte tekstiltransfers under betegnelsen "Elastosoft" til kunder i hele landet. Dette blev understøttet af vidneforklaringer og den fremlagte udaterede reklamefolder, som blev vurderet til at være produceret før 1995. Retten lagde en lempelig bevisvurdering til grund, da spørgsmålet om førstebrug blev rejst mange år efter den påståede stiftelse.

Rettens Vurdering af Fortabelse af Ret

Retten vurderede, om Jetsport efterfølgende vedvarende har anvendt ordmærket, eller om retten er fortabt i henhold til Varemærkeloven § 10 c, stk. 3. Retten fandt ingen holdepunkter for, at Jetsport skulle have opgivet brugen af ordmærket efter stiftelsen. Derfor blev det ikke godtgjort, at Jetsport har fortabt retten til ordmærket. Også her blev den lempelige bevisvurdering tillagt betydning.

Afgørelse vedrørende NS Systems Påstande

Som følge af Jetsports bestående ordmærkeret til "Elastosoft" for tekstiltransfers, fandt retten, at Jetsports brug af mærket ikke var i strid med rettigheder tilhørende NS System. Jetsport blev derfor frifundet for NS Systems påstande.

Afgørelse vedrørende Jetsports Selvstændige Påstand

Retten fandt, at NS Systems markedsføring på sin hjemmeside med udsagnene:

• "Den originale” (Elastosoft)
• "Der findes kun én ElastoSoft – den originale fra NS System"
• "En leverandør på markedet forsøger at kopiere vores ElastoSoft”

var uberettiget og i strid med Markedsføringsloven § 3 og § 20. Betingelserne for at nedlægge forbud mod udsagnene var opfyldt i henhold til Markedsføringsloven § 24, stk. 1. Jetsports selvstændige påstand blev derfor taget til følge.

Sagsomkostninger

NS System A/S blev pålagt at betale 55.267 kr. i sagsomkostninger til Jetsport v/Claus Bo Mørk inden 14 dage. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand (50.000 kr. ekskl. moms), retsafgift (4.500 kr.) og udgifter til vidneførsel (767 kr.). Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.