Midlertidigt forbud mod brug af varemærket "JCN" i tømrervirksomhed

Sagen omhandlede en tvist mellem JCN Bolig A/S (sagsøger), indehaver af det registrerede ordmærke "JCN", og JCN Tømrer ApS (sagsøgte) vedrørende sagsøgtes brug af betegnelsen "JCN" i sin virksomhed. JCN Bolig A/S anmodede om midlertidigt forbud og påbud mod JCN Tømrer ApS's brug af "JCN" inden for byggevirksomhed, som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn, samt om tilbagekaldelse og destruktion af markedsføringsmateriale.

Sagens Baggrund

JCN Bolig A/S, stiftet i 1988, er en total- og hovedentreprenørvirksomhed inden for byggebranchen. Selskabet ændrede navn til JCN Bolig i 2013 og har over 100 ansatte. I 2009 fik JCN Bolig A/S registreret ordmærket "JCN" hos Patent- og Varemærkestyrelsen for byggematerialer og bygge-, reparations- og installationsvirksomhed (klasse 19 og 37).

JCN Tømrer ApS, stiftet i 2016, er en tømrervirksomhed med 5-9 ansatte, der primært udfører mindre opgaver som udskiftning af vinduer og tage.

En tidligere dom fra Retten i Sønderborg i 2010 fastslog, at retten til varemærket "JCN" tilhørte Johan C. Nielsen A/S, og at JCN A/S (nu JCN Bolig A/S) ikke var berettiget til at anvende det. Efter dommen indgik parterne en sameksistensaftale, hvor JCN A/S anerkendte Johan C. Nielsens ret, og Johan C. Nielsen afstod fra at kræve dommen eksekveret. Varemærket blev dog ikke slettet fra registret.

JCN Bolig A/S blev opmærksom på JCN Tømrer ApS's brug af "JCN" i februar 2019 og indledte sagen i april 2019.

Parternes Anbringender

JCN Bolig A/S påstod:

• Forbud mod JCN Tømrer ApS's brug af "JCN" inden for byggevirksomhed.
• Forbud mod brug af "JCN" som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn.
• Påbud om ændring af selskabsnavn, så "JCN" udgår.
• Påbud om tilbagekaldelse og destruktion af markedsføringsmateriale.

JCN Bolig A/S anførte, at JCN Tømrer ApS's brug af "JCN" udgjorde en krænkelse af deres varemærkeret i henhold til Varemærkeloven § 4, da der var risiko for forveksling mellem de to virksomheder, som begge opererer inden for byggebranchen. De bestred, at de havde udvist passivitet, og at den tidligere dom eller sameksistensaftale påvirkede deres ret til at håndhæve varemærket over for JCN Tømrer ApS.

JCN Tømrer ApS påstod:

• Principalt: Afvisning af begæringen om forbud og påbud.
• Subsidiært: At forbuddet/påbuddet blev betinget af, at JCN Bolig A/S stillede en sikkerhed på mindst 5 mio. kr.

JCN Tømrer ApS gjorde gældende, at "JCN" manglede særpræg, at tilføjelsen af "Tømrer" eliminerede forvekslingsrisikoen, og at parternes geografiske placering yderligere mindskede risikoen. De anførte også, at JCN Bolig A/S ikke var den retmæssige indehaver af varemærkeretten til "JCN" grundet den tidligere dom og sameksistensaftalen, og at JCN Bolig A/S havde udvist passivitet ved at tåle deres og andres brug af "JCN" i årevis.

Sø- og Handelsretten fandt det godtgjort, at JCN Bolig A/S er indehaver af den registrerede varemærkeret til ordmærket "JCN" og kan påberåbe sig denne ret. Retten fandt ikke grundlag for at statuere, at varemærkeretten var ugyldig på grund af manglende særpræg, eller at den ikke tilhørte JCN Bolig A/S. Den tidligere dom fra Retten i Sønderborg og sameksistensaftalen havde ingen indflydelse på JCN Bolig A/S's mulighed for at påberåbe sig sin registrerede rettighed over for JCN Tømrer ApS, som først begyndte at bruge kendetegnet i 2016. Retten fandt heller ikke grundlag for at statuere passivitet fra JCN Bolig A/S's side.

Retten vurderede, at kendetegnet "JCN Tømrer" anvendt for samme eller nærliggende tjenesteydelser og varer indebærer en risiko for forveksling med varemærket "JCN". "JCN" udgør den dominerende del af kendetegnet, mens "Tømrer" er deskriptivt og uden betydning i denne sammenhæng, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 2.

Retten fandt, at betingelserne for midlertidigt forbud og påbud var opfyldt i henhold til Retsplejeloven § 413, og at der ikke var hindringer herfor i Retsplejeloven § 414. JCN Bolig A/S havde reageret rettidigt, da de blev opmærksomme på krænkelsen.

Thi bestemmes:

• Det forbydes JCN Tømrer ApS at bruge betegnelsen "JCN" inden for byggevirksomhed.
• Det forbydes JCN Tømrer ApS at anvende betegnelsen "JCN" som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn, jf. Selskabsloven § 2, stk. 2 og Domæneloven § 25.
• JCN Tømrer ApS påbydes at ændre selskabsnavnet, så betegnelsen "JCN" udgår.
• JCN Bolig A/S's påstand om tilbagekaldelse og destruktion af markedsføringsmateriale (påstand 4) nægtes fremme, da det ikke var godtgjort, at sådant materiale var udsendt, jf. Retsplejeloven § 413.
• Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse, jf. Retsplejeloven § 415, da rettigheden og krænkelsen blev fundet godtgjort.
• JCN Tømrer ApS skal betale sagsomkostninger på 25.300 kr. til JCN Bolig A/S inden 14 dage, jf. Retsplejeloven § 421 og Retsplejeloven § 313, stk. 2.