Præjudiciel forelæggelse vedrørende parallelimport og ompakning af lægemidlet Klyx®

Sagen omhandlede, hvorvidt Orifarm A/S, en parallelimportør, havde krænket Ferring B.V.'s varemærkeret ved sin ompakning og markedsføring af et lægemiddel (som Ferring B.V. var rettighedshaver til) på det danske marked. Sagsøger, Ferring Lægemidler A/S (som mandatar for Ferring B.V.), gjorde gældende, at Orifarms metode til ompakning af lægemidlet overskred rammerne for den tilladte parallelimport, fastsat i varemærkeloven og EU-Domstolens praksis vedrørende udtømning af varemærkerettigheder.

Ferrings argumenter: Krænkende ompakning

Ferring hævdede, at ompakningen ikke opfyldte de strenge nødvendighedskrav, som gælder for parallelimportører. De centrale punkter var:

• Den valgte ompakningsmetode, hvor lægemidlet blev flyttet til en helt ny æske designet af Orifarm, var ikke objektivt nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang i Danmark. Ferring mente, at relabelering af den originale emballage var tilstrækkelig.
• Ompakningen potentielt skadede varemærkets anseelse og den oprindelige varemærkeholders omdømme, idet den ændrede produktets udseende væsentligt og skabte risiko for forveksling.
• Orifarm havde ikke givet tilstrækkeligt varsel til Ferring om de konkrete planer for den nye emballage, hvilket forhindrede Ferring i at beskytte sine rettigheder i tide.

Orifarms forsvar: Udtømning og nødvendighed

Orifarm nedlagde påstand om frifindelse og gjorde gældende, at retten til at hindre videresalg var udtømt i henhold til Varemærkeloven § 8, stk. 2.

Orifarm anførte, at ompakningen var nødvendig for at opfylde nationale lovkrav om mærkning og indlægssedler på dansk, og at den også sikrede ensartethed for at lette distributionen og apotekernes håndtering af produktet.

Orifarm argumenterede for, at de havde overholdt alle de såkaldte Hoffmann-La Roche betingelser (fra EU-Domstolens praksis), herunder kravet om at tydeliggøre, at produktet var parallelimport, og at varemærket var intakt på de indre pakninger.

Retten tog Ferrings påstand til følge og fandt, at Orifarm A/S havde krænket Ferring B.V.'s varemærkeret ved den anvendte metode til ompakning, jf. Varemærkeloven § 10.

Retten fastslog, at selvom varemærkeretten var udtømt i henhold til Varemærkeloven § 8, stk. 2, var Orifarms indgreb i varemærket (den fulde ompakning) for at opnå adgang til det danske marked. Retten lagde vægt på, at der var mindre indgribende måder at opfylde mærkningskravene på.