Sag om parallelimport og varemærkerettigheder: Pharmacia Upjohn A/S mod Paranova A/S

Sagen omhandlede en tvist mellem Pharmacia & Upjohn A/S (sagsøger) og parallelimportøren Paranova A/S (sagsøgte) vedrørende markedsføring af antibiotika i Danmark. Pharmacia & Upjohn markedsførte antibiotikummet "Dalacin" i Danmark, mens koncernforbundne selskaber i andre EF-lande markedsførte identiske produkter under betegnelserne "Dalacine" (Frankrig) og "Dalacin C" (Grækenland).

Sagsøgers påstande og anbringender

Pharmacia & Upjohn nedlagde påstand om, at Paranova A/S var uberettiget til at anbringe varemærket "Dalacin" på produkter, som Paranova havde importeret fra EU/EØS-lande, og som oprindeligt bar varemærkerne "Dalacine" eller "Dalacin C". Sagsøgeren ønskede desuden, at et tidligere nedlagt fogedforbud blev stadfæstet. Pharmacia & Upjohn anførte, at Paranovas håndtering af produkterne udgjorde et indgreb i sagsøgerens rettigheder efter Varemærkeloven § 4 og § 6, stk. 2 samt Markedsføringsloven § 1 og § 2. Det blev hævdet, at ommærkningen ikke var objektivt nødvendig, men udelukkende skyldtes et ønske om kommerciel fordel, og at den skabte vildledning og forvirring for forbrugerne.

Sagsøgtes påstande og anbringender

Paranova A/S påstod frifindelse og ophævelse af fogedforbuddet. Sagsøgte gjorde gældende, at Pharmacia & Upjohns salgssystem indebar en kunstig markedsopdeling mellem medlemsstaterne inden for EU ved at anvende forskellige varemærker, pakningsstørrelser og priser. Paranova anførte, at ommærkningen var nødvendig for at opnå effektiv adgang til det danske marked, idet udleveringsreglerne på tidspunktet for markedsføringen ikke tillod substitution med parallelimporterede lægemidler, medmindre de bar samme varemærke. Paranova henviste til EF-Domstolens dom af 12. oktober 1999 (sag C-397/97), som besvarede præjudicielle spørgsmål i sagen, og som fastslog, at ommærkning er tilladt, hvis den er objektivt nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet, og ikke udelukkende skyldes kommercielle fordele.

Baggrund for sagen og EF-Domstolens afgørelse

Sagen udsprang af et fogedforbud nedlagt i 1993, som forbød Paranova at markedsføre de ommærkede produkter. Sø- og Handelsretten forelagde i 1997 spørgsmål for EF-Domstolen om fortolkningen af varemærkedirektivet og EF-Traktatens artikler om fri varebevægelighed i relation til parallelimport og ommærkning af lægemidler. EF-Domstolen fastslog, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig udskiftning af varemærket, medmindre det er objektivt nødvendigt for parallelimportøren at foretage udskiftningen for at varen kan markedsføres i importstaten. Nødvendighedsbetingelsen er ikke opfyldt, hvis udskiftningen udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel.

Danske regler om substitution

Retten gennemgik de danske regler om generisk substitution (G-ordningen), som blev indført i 1991 og ændret i 1996 ("omvendt G-ordning"). Det blev belyst, at G-ordningen i begyndelsen kun blev anvendt i begrænset omfang, men at muligheden for substitution på apoteket blev mere udbredt efter de nye regler. Det blev dog også anført, at læger ofte allerede ordinerede det billigste præparat, og at Dalacin ikke var omfattet af G-ordningens bilag 4.

Sø- og Handelsretten fandt, at en varemærkeindehavers rettigheder skal begrænses ud fra hensynet til varernes frie bevægelighed og for at hindre opdeling af markederne i EU. Bedømmelsen skal foretages efter forholdene på tidspunktet for markedsføringen, men retten kan også vurdere retmæssigheden på et senere tidspunkt.

Retten lagde til grund, at hvis parallelimportøren har mulighed for effektiv markedsføring af det parallelimporterede produkt i importstaten uden ommærkning, foreligger der ikke en markedsopdeling, der gør ommærkning nødvendig. Retten henviste til EF-Domstolens dom af 12. oktober 1999, der fastslog, at udskiftning af varemærket er objektivt nødvendig, hvis et forbud mod udskiftning hindrer parallelimportørens effektive adgang til markedet. Denne betingelse er dog ikke opfyldt, hvis udskiftningen udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel.

Retten fastslog, at Paranova ikke havde godtgjort, at det efter lovgivningen var nødvendigt at ombenævne produktet for at sikre effektiv adgang til markedet. Markedsføringen af de parallelimporterede produkter kunne ske uden ændringer i lovgivningen, og Lægemiddelafdelingen havde intet at indvende mod markedsføring af Dalacin C efter april 1993. Paranova havde ikke sandsynliggjort, at Lægemiddelafdelingens holdning ville have været anderledes ved salgsstart i 1991. Selvom markedsføring af lægemidler med afvigende navne kræver en markedsføringsmæssig indsats, havde Paranova ikke sandsynliggjort, at det ikke ville være muligt at opnå effektiv adgang til markedet på denne måde. Retten tillagde det betydning, at Paranova havde undladt at opfylde provokationer vedrørende salg af Dalacine og Dalacin C, hvilket indikerede, at der ikke havde været hindringer for markedsføringen.

Paranova havde således ikke bevist nødvendigheden af den skete ombenævnelse. Da regelsættet vedrørende markedsføring af parallelimporteret medicin ikke havde formindsket muligheden for salg af ikke-ommærkede lægemidler siden fogedforbuddet, blev sagsøgerens påstande taget til følge.

Afgørelse

Paranova A/S blev pålagt at betale 150.000 kr. i sagsomkostninger til Pharmacia & Upjohn A/S inden 14 dage.