Stadfæstelse af delvis ophævelse af varemærket COMPANYS grundet manglende reel brug for varer i klasse 16 og 25

Hertil vurderede styrelsen, at indkøb af emballage med eget logo ikke udgør "reel brug" i varemærkelovens forstand for selve varen indpakningspapir. Det blev betragtet som et element i udøvelsen af detailhandelstjenesteydelsen snarere end et salg af en selvstændig vare. Reel brug i klasse 16 ville kræve dokumentation for, at virksomheden rent faktisk markedsførte og solgte papirvarerne som produkter i sig selv.

Parternes efterfølgende enighed

Under sagens behandling i Ankenævnet meddelte modparten, Chas. Hude A/S, at de på baggrund af det yderligere fremlagte materiale nu fandt det bevist, at mærket var brugt for de omtalte varer i klasse 16 og 25, og anmodede nævnet om at omgøre styrelsens afgørelse. Styrelsen fastholdt dog sin vurdering trods parternes enighed, da kravene til dokumentation for reel brug i Varemærkeloven § 25, stk. 1 ikke var opfyldt efter styrelsens opfattelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

I sin begrundelse tilsluttede Ankenævnet sig fuldt ud styrelsens vurdering af det fremlagte materiale. Nævnet fandt, at det indsendte materiale – herunder interne fakturaer med koder og dokumentation for indkøb af emballagemateriale – ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for reel varemærkermæssig brug for varerne i klasse 16 og 25.

Ankenævnet lagde vægt på, at brugspligten kræver, at mærket anvendes udadtil mod markedet for at skabe eller bevare en afsætning for de specifikke varer, hvilket ikke var godtgjort for de pågældende klasser. Registreringen forblev derfor kun i kraft for den begrænsede del af klasse 35 vedrørende samling af varer til detailhandel, som styrelsen oprindeligt havde accepteret, jf. Varemærkeloven § 28, stk. 2 og Varemærkeloven § 28, stk. 4.

Philip Morris’ Hovedargumenter

Philip Morris gjorde gældende, at det ansøgte mærke, der bestod af et specifikt design og en farvekombination, havde opnået særpræg gennem indarbejdelse som følge af intensiv og omfattende brug i Danmark og EU. De hævdede, at mærket i betydelig grad adskilte deres produkter fra konkurrenternes og var blevet genkendt af den relevante kundekreds.

Philip Morris fremlagde omfattende dokumentation, herunder:

• Markedsføringsmateriale og reklamebudgetter, der viste store investeringer.
• Salgstal og markedsandele i Danmark og Norden.
• Forbrugerundersøgelser, der angiveligt påviste en høj genkendelsesgrad af mærket som værende et Philip Morris produkt.

Sagsøger gjorde gældende, at: "Det ansøgte mærke har opnået det fornødne særpræg gennem intens markedsføring og brug, hvorfor registrering ikke kan afvises alene på baggrund af de absolutte registreringshindringer i Varemærkeloven."

Ankenævnets Hovedargumenter

Ankenævnet krævede frifindelse, idet de fastholdt, at det ansøgte mærke var en simpel kombination af almindelige geometriske elementer og farver, som ikke umiddelbart adskilte sig fra, hvad der var sædvanligt i tobaksbranchen. Derfor fandtes det ikke at have et iboende særpræg.

Ankenævnet bestred desuden, at Philip Morris havde ført tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse i Danmark i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 2:

• De indsendte forbrugerundersøgelser blev kritiseret for at være mangelfulde i deres udformning og ikke entydigt dokumenterede genkendelse af mærket som varemærke i Danmark.
• Salgs- og markedsføringsdata var primært rettet mod international brug og kunne ikke direkte overføres til at dokumentere indarbejdelse specifikt på det danske marked.
• Det blev fremhævet, at særpræget skulle vurderes ud fra den gennemsnitlige forbrugers opfattelse af mærket i forhold til de varer, mærket dækkede.

Sagen krævede således en detaljeret vurdering af dokumentationsbyrden for indarbejdelse for at overvinde den oprindelige mangel på særpræg.