Fortabelse af EU-varemærke: Klinisk forsøg før markedsføringstilladelse udgør hverken reel brug af varemærket 'Boswelan' eller rimelig grund til manglende brug

Viridis Pharmaceutical Ltd (Viridis) appellerede Retten for den afgørelse, der stadfæstede EUIPO’s kendelse om fortabelse af Viridis’ EU-varemærke, ordmærket Boswelan, registreret for farmaceutiske præparater i klasse 5. Fortabelsen blev begæret af Hecht-Pharma GmbH (Hecht-Pharma) med den begrundelse, at der ikke var gjort reel brug af varemærket inden for den lovpligtige femårsperiode.

Sagens kerne omhandlede fortolkningen af begreberne »reel brug« og »rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted« i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 58 i forordning 2017/1001), specifikt i relation til den stærkt regulerede lægemiddelindustri.

Viridis' primære argumenter

Viridis argumenterede for, at Retten havde begået retlige fejl ved at kræve en opnået markedsføringstilladelse (MT) for at anerkende reel brug. De fremførte, at:

• Anvendelsen af varemærket i kliniske forsøg var lovlig og burde anerkendes, da den udgjorde enten reel brug eller en umiddelbart forestående forberedende handling.
• Fristen på fem år for brug er utilstrækkelig i lægemiddelsektoren på grund af de lange udviklingsprocesser.
• Forsinkelser i kliniske forsøg udgjorde en »rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted«, da de var et resultat af eksterne omstændigheder og de særlige sektorkrav, som var uafhængige af virksomhedens hensigter.

Domstolen forkastede Viridis' appel i det hele og stadfæstede Rettens konklusion om, at der hverken var påvist reel brug eller rimelig grund til manglende brug af varemærket Boswelan.

Vurdering af reel brug

Domstolen præciserede, at reel brug kræver, at varemærket bruges på markedet med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed. Domstolen fandt, at:

• Brugen af et varemærke under interne kliniske forsøg, før lægemidlet er godkendt til markedsføring, ikke kan sidestilles med markedsføring eller en umiddelbart forestående forberedende handling, da lovgivningen forbyder reklame for ikke-godkendte lægemidler.
• Denne brug henhører under »ren intern brug« (præmis 50), da den foregår uden for et konkurrenceforhold og ikke bidrager til at adskille varer i forbrugernes interesse (præmis 40, 53).
• En varemærkeindehaver kan ikke påberåbe sig en mere fleksibel fortolkning af begrebet »reel brug« alene på grund af særforholdene i lægemiddelindustrien.

Vurdering af rimelig grund til manglende brug

Domstolen fastslog, at de påståede hindringer for brugen, herunder varigheden og finansieringen af det kliniske forsøg, ikke udgjorde »rimelig grund« i henhold til forordningen: