Sag om parallelimport af lægemidler: Varemærkekrænkelse ved ompakning og ommærkning

Sagen omhandler en tvist mellem Pfizer ApS, Pfizer Ireland Pharmaceuticals og Pfizer Inc. (herefter Pfizer), indehavere af varemærkerne TAHOR, ZARATOR, NORVAS og NORVASC for farmaceutiske produkter, og Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S (herefter Paranova), som parallelimporterede, ompakkede og ommærkede Pfizers produkter til salg i Danmark.

Baggrund for Sagen

Paranova opkøbte Pfizers lægemidler, der var bragt i omsætning i andre EU/EØS-lande, og ompakkede dem i nye æsker. De påsatte egne varemærker, Zarasterol (for TAHOR/ZARATOR) og Norvadipin (for NORVAS/NORVASC), og markedsførte produkterne under disse nye mærker i Danmark. Ompakningen skete i forholdet 1:1 for TAHOR og 3:1 for NORVAS, hvor 30 stk. pakninger blev til 90 stk. pakninger. På emballagen og indlægssedlerne angav Paranova, at produkterne var parallelimporteret og svarede til Pfizers originale mærker.

Påstande

Parternes Argumenter

Pfizers synspunkter:

• Paranova har krænket Pfizers varemærkerettigheder og overtrådt Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 2.
• Ompakningen og ommærkningen var ikke nødvendig for at opnå effektiv adgang til det danske marked. Paranova kunne have nøjedes med tillægsetikettering og dansksprogede indlægssedler.
• Paranovas handlinger udgjorde en ny brandidentitet og vildledende markedsføring, der var egnet til at give forbrugere indtryk af, at der var tale om andre produkter.
• Anvendelsen af Zarasterol og Norvadipin sammen med Pfizers mærker på blisterpakningerne udgjorde ulovlig co-branding og snyltning på Pfizers varemærker.
• Brugen af Zarasterol og Norvadipin udgør en varemærkekrænkelse i henhold til Varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 2. Der er produktidentitet og risiko for forveksling.
• Pfizer har opnået varemærkeret til NORVAS i Danmark gennem Orifarms markedsføring med Pfizers samtykke, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 2 og Varemærkeloven § 25, stk. 3.

Paranovas synspunkter:

• Paranova var berettiget til at ompakke og ommærke produkterne for at markedsføre dem under ét varemærke.
• Ompakningen og ommærkningen udgjorde ikke varemærkekrænkelse eller overtrædelse af markedsføringsloven.
• Folkesundheden var vigtig, og Paranova havde søgt at give forbrugerne oplysning om produktets ækvivalens.
• Anvendelsen af egne varemærker sammen med Pfizers mærker på blisterpakningerne var et krav i henhold til lægemiddellovgivningen.
• Pfizer havde ikke registreret NORVAS i Danmark eller EU og kunne ikke erhverve ret til mærket alene på grund af Orifarms markedsføring.
• Der var ikke tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til at udgøre en varemærkekrænkelse.
• Pfizer havde ikke lidt salgstab, da apoteker skal udlevere det billigste produkt.

Omsætning og Forbud

Paranovas omsætning af de ompakkede produkter udgjorde 13.258.400 kr. indtil et fogedforbud blev nedlagt den 9. december 2002. Forbuddet blev stadfæstet af Østre Landsret den 8. august 2003.

Sø- og Handelsretten fandt, at Paranovas ompakning og ommærkning af Pfizers lægemidler var uberettiget.

Rettens Begrundelse

Retten lagde til grund, at det ikke var nødvendigt at ompakke eller ommærke de parallelimporterede produkter for at opnå effektiv adgang til det danske marked. Dette blev understøttet af, at Orifarm tidligere havde parallelimporteret og markedsført NORVAS under det originale mærke og i den originale pakningsstørrelse uden problemer.

Paranova kunne have nøjedes med tillægsetikettering, dansksprogede indlægssedler og påtrykning af lovpligtige oplysninger på emballage og blisterpakninger.

Retten fandt, at Paranova havde krænket Pfizers varemærkerettigheder og overtrådt Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 2 ved:

• At udtage lægemidlerne af den originale Pfizer-pakning.
• At indlægge dem i en ny Paranova-pakning, til dels i andre pakningsstørrelser (3:1).
• At markedsføre dem under Paranovas egne varemærker Zarasterol og Norvadipin.
• At angive, at de pågældende lægemidler svarede til ZARATOR henholdsvis NORVASC.
• At trykke Zarasterol henholdsvis Norvadipin på blisterkortene ved siden af Pfizers varemærker ZARATOR henholdsvis NORVAS.

Det blev bemærket, at Orifarms markedsføring af parallelimporteret NORVAS med Pfizers samtykke havde stiftet ret for Pfizer til mærket NORVAS i Danmark, jf. Varemærkeloven § 25, stk. 3. Brugen af de lignende mærker Zarasterol og Norvadipin under disse omstændigheder krænker Pfizers rettigheder til ZARATOR, NORVAS og NORVASC.

Afgørelse

Retten tog Pfizers påstande til følge:

• Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke, sælge, markedsføre og eksportere Pfizers produkter med varemærkerne ZARASTEROL og NORVAPIDIN.
• Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal betale Pfizer 650.000 kr. i vederlag og erstatning med sædvanlig procesrente fra den 27. december 2002, i overensstemmelse med Højesterets praksis for udmåling af erstatning i sådanne sager, jf. Varemærkeloven § 43.
• Sagsomkostninger på 100.000 kr. tilkendes Pfizer.
• Fogedretten i Ballerups forbud af 17. december 2002, stadfæstet af Østre Landsret den 8. august 2003, stadfæstes.

Anket 22-02-2005 til Højesteret (j.nr. 71/05).Sagen er sluttet i Højesteret den 23. maj 2006.