Sag om parallelimport og varemærkeindgreb vedrørende ompakning af lægemidler (Capoten, Mycostatin, Vepesid og Diclocil)

Sagen omhandlede, hvorvidt Paranova A/S (sagsøgte) havde foretaget uberettiget indgreb i Bristol-Myers Squibb Inc. og Bristol-Myers Squibb Danmarks (sagsøgerne) varemærkerettigheder ved at ompakke og genanbringe varemærkerne Capoten, Mycostatin, Vepesid og Diclocil på medicinske produkter, der var parallelimporteret fra andre EU-lande til Danmark. Produkterne var indkøbt i samme pakningsstørrelse som de blev solgt i Danmark (én til én-ompakning).

Baggrund og Proces

Sagsøgerne nedlagde påstand om, at Paranova skulle anerkende indgrebet, ophøre hermed og betale erstatning eller vederlag. Sagen blev anlagt i 1992, og i 1993 blev der forelagt præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen vedrørende fortolkningen af artikel 7 i Rådets Direktiv 89/104/EØF om varemærker og artikel 36 i EF-Traktaten.

EF-Domstolen afsagde dom den 11. juli 1996 (forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93) og den 12. oktober 1999 (sag C-379/97). Dommene fastslog, at en varemærkeindehaver som udgangspunkt ikke kan modsætte sig parallelimport og ompakning, medmindre ompakningen ikke er objektivt nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet i importlandet, eller hvis den skader produktets originale tilstand eller varemærkets omdømme. Nødvendighedsbetingelsen er opfyldt, hvis nationale regler eller praksis forhindrer markedsføring af varen i den oprindelige emballage.

Paranovas Praksis og Argumenter

Efter EF-Domstolens domme meddelte Paranova, at de ville ophøre med én til én-ompakning for visse produkter, men fortsætte for andre, hvor pakningsstørrelserne adskilte sig mellem eksport- og importlandene. Paranova fastholdt, at ompakning var nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang i Danmark, og at de ikke havde handlet uberettiget.

Paranova fremlagde en Gallup-undersøgelse fra august 2000, der skulle dokumentere apotekeres og apotekspersonales holdning til ompakkede og ometiketterede lægemidler. Undersøgelsen viste, at et flertal foretrak ompakkede produkter. Sagsøgerne bestred undersøgelsens relevans og påpegede, at den var ensidigt indhentet og ikke beviste den objektive nødvendighed af ompakning.

Sagsøgerne præciserede deres krav fra erstatning til vederlag for den uberettigede brug af varemærkerne.

Sø- og Handelsretten fandt, at Paranova A/S havde foretaget et uberettiget indgreb i Bristol-Myers Squibb Inc. og Bristol-Myers Squibb Danmarks varemærkerettigheder.

Rettens Begrundelse

Retten lagde til grund, at ompakning af parallelimporterede lægemidler, der markedsføres i samme pakningsstørrelse i eksport- og importlandet, med genanbringelse af producentens varemærke, i almindelighed ikke er nødvendig for at overvinde markedets opdeling. Paranova havde ikke godtgjort, at der forelå særlige omstændigheder, der gjorde ompakning med genanbringelse af varemærket nødvendig for at opnå effektiv adgang til det danske medicinmarked. Bevis for nødvendighed kan ikke føres ved sandsynliggørelse af modvilje eller præferencer i salgsleddet, men ved dokumentation for, at adgangen til markedet i praksis ikke er effektiv uden ompakning.

Gallup-undersøgelsen blev ikke tillagt afgørende betydning, da den ikke dokumenterede den objektive nødvendighed af ompakning for effektiv markedsadgang.

Afgørelse

Retten tilkendte Bristol-Myers Squibb medhold i påstand 1 og 2:

Paranova A/S blev pålagt at:

• Anerkende at have gjort uberettiget indgreb i sagsøgernes varemærkerettigheder (Capoten, Mycostatin, Vepesid og Diclocil) ved at anbringe mærkerne på de udbudte produkter.
• Ophøre hermed i det omfang, produkterne er indkøbt i samme pakningsstørrelse som de er solgt.
• Betale 700.000 kr. i vederlag med procesrente fra den 16. marts 2000.
• Betale 125.000 kr. i sagsomkostninger.

Retten fastslog, at varemærkekrænkelsen var forsætlig, da Paranova var bekendt med de omstændigheder, der medførte krænkelsen, og derfor tilkom vederlag i henhold til Varemærkeloven § 43, stk. 1.