Varemærkekrænkelse ved parallelimport og ompakning af lægemidler

Sagen omhandlede, hvorvidt Handelsselskabet af 5. januar 2002 (tidligere Orifarm A/S) havde krænket Merck & Co. Inc.'s, Merck Sharp & Dohme B.V.'s og Merck Sharp & Dohme A/S' (Merck) varemærkerettigheder i forbindelse med parallelimport og ompakning af lægemidlerne Zocor, Corenitec, Timpilo, Mevacor og Proscar.

Baggrund for Sagen

Merck besidder varemærkeregistreringer for de nævnte lægemidler. Orifarm importerede produkterne fra Spanien og Frankrig, 1:1 ompakkede dem, genanbragte Mercks varemærker og markedsførte dem under eget navn og figurmærke i Danmark. Emballagen var af samme form og farver som Mercks produkter, men Mercks varemærker var trykt under ordmærket Orifarm, og Orifarms figurmærke var påtrykt. Indlægssedlerne bar også Orifarms navn.

Orifarm havde inden markedsføringen meddelt Merck om parallelimporten og fremsendt vareprøver. Merck anmodede Orifarm om at ophøre med ompakningen og tilbagekalde produkter, da identiske pakningsstørrelser allerede var tilgængelige på det danske marked. Efter forhandlinger indgik parterne et forlig om en forbudssag, betinget af udfaldet af den såkaldte Astra-sag.

Efter Sø- og Handelsrettens dom i Astra-sagen i december 1996 meddelte Orifarm, at sagen ikke kunne forliges. Merck fastholdt sin uenighed og forbeholdt sig ret til at fremsætte krav, herunder erstatning, hvis Orifarm ikke ophørte med ompakningen. Der blev afholdt møder mellem parterne, hvor salgstal blev udvekslet. Orifarm opfattede dette som en accept fra Mercks side, mens Merck afviste at have indgået en aftale om varemærkekrænkelser.

Efter Højesterets dom i Astra-sagen i juli 1999 meddelte Merck, at Orifarms markedsføring krænkede Mercks varemærkerettigheder og fremsatte krav om vederlag og erstatning. Orifarm ophørte med ompakningen den 30. juli 1999. En forbudsrekvisition fra Merck i august 1999 blev forligt, hvor Orifarm bekræftede at være ophørt med ompakning og ville tilbagekalde produkter. Erstatningsspørgsmålet blev ikke afgjort i den forbindelse.

Parternes Påstande

Mercks krav var opgjort som 5 % af Orifarms omsætning i apoteks indkøbspriser (AIP). Orifarm påstod subsidiært, at et eventuelt vederlag skulle beregnes i grossist indkøbspriser (GIP), og at rente først skulle tillægges fra den 26. september 2001.

Parternes Anbringender

Mercks Anbringender:

• 1:1 ompakning var ikke objektivt nødvendig for Orifarm at opnå effektiv adgang til markedet. Ompakning med genanbringelse af varemærker kan kun ske, hvor det er nødvendigt.
• Orifarms udformning af ompakningerne indebar en uberettiget profilering af Orifarm, der udnyttede Mercks goodwill. Co-branding stred mod Mercks varemærkerettigheder og Markedsføringsloven § 1.
• Merck havde ikke udvist retsfortabende passivitet, men reagerede hurtigt. Orifarm havde ikke grundlag for at tro, at Merck ikke ville kræve sædvanligt vederlag.
• Krænkelsen kunne tilregnes Orifarm som uagtsom, og Merck havde krav på erstatning og vederlag i henhold til Varemærkeloven § 43.

Orifarms Anbringender:

• Ompakningen var nødvendig og berettiget på grund af betydelig modstand mod ompakkede produkter, og Orifarms produkter ville ikke have haft effektiv adgang til markedet uden ompakningen.
• Udformningen af de ompakkede produkter indebar ikke en uberettiget profilering af Orifarm og krænkede ikke Mercks varemærkerettigheder.
• Merck havde accepteret Orifarms ompakkede produkter ved ikke at reklamere rettidigt efter at have modtaget vareprøver.
• Mercks passivitet (sagsanlæg i oktober 1999, på trods af uenighed i 1996) burde medføre, at Mercks krav bortfaldt eller nedsattes.

Sø- og Handelsretten afgjorde sagen som følger:

Rettens Vurdering af Ompakningens Nødvendighed

Retten fandt, at Orifarms 1:1 ompakning af de parallelimporterede lægemidler til samme pakningsstørrelse ikke var nødvendig for at opnå adgang til markedet i importmedlemsstaten. Derfor berettigede reglerne om de frie varebevægelser i artikel 28-30 TEF ikke ompakningen.

Rettens Vurdering af Varemærkekrænkelse

Retten fastslog, at Orifarms anvendelse af en emballage, der tydeligt fremhævede Orifarms eget paraplymærke og figurmærke, sammen med genanbringelse af Mercks varemærker, indebar en profilering af Orifarms produkter. Dette kunne give forbrugeren den opfattelse, at produkterne var udviklet og udformet af Orifarm selv. Ved denne ompakning og markedsføring havde Orifarm krænket Mercks varemærkerettigheder.

Erstatning og Vederlag

Orifarm skulle betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærkerne samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen havde medført, jf. Varemærkeloven § 43.

Passivitet

Retten fandt ikke, at Merck havde udvist en adfærd, der kunne opfattes som en stiltiende accept af ompakningen. Det blev ikke godtgjort, at der var indgået en aftale om Mercks accept mod udlevering af salgstal. Det var dokumenteret, at Merck gjorde indsigelse og anlagde en forbudssag. Begge parter afventede Højesterets dom i Astra-sagen, og efter denne dom ophørte Orifarm med ompakningen og indgik forlig om tilbagekaldelse af produkter. Erstatningsspørgsmålet blev ikke taget stilling til i den forbindelse, og Merck havde tidligere taget forbehold om at rejse erstatningskrav, hvilket ikke blev bevist at være frafaldet.

Dommens Konklusion

Handelsselskabet af 5. januar 2002 (tidligere Orifarm A/S) blev dømt til at betale 950.000 kr. i erstatning og vederlag. Beløbet svarede til 5 % af Orifarms omsætning til grossister (GIP-priser). Beløbet skulle forrentes med procesrente fra den 26. september 2001, da Merck først fremsatte rentekravet på denne dato. Derudover skulle Orifarm betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til Merck.