Varemærkekrænkelse ved ompakning af befæstigelseselementer

Sagen omhandlede en tvist mellem Fischerwerke Artur Fischer GmbH (Fischer) og Expandet Screw Anchors A/S (Expandet) vedrørende varemærkekrænkelse og overtrædelse af god markedsføringsskik i forbindelse med ompakning af Fischers produkter.

Baggrund for Sagen

Fischer, en markedsledende producent af befæstigelseselementer, har registrerede varemærker og lægger stor vægt på produktkvalitet og tekniske standarder. Fischers produkter er forsynet med indstøbte varemærker og sælges i forseglede, røde og hvide æsker med påtrykte varemærker, produktinformation og brugsanvisninger. Emballagen anses som en væsentlig del af Fischers markedsføring.

Expandet overtog pr. 1. januar 2002 som leverandør af befæstigelseselementer til HT Defta A/S, der tidligere var eneleverandør af Fischer. I forbindelse med leverandørskiftet blev Fischers produkter, herunder betonankre og karmplug, fjernet fra deres originale, forseglede æsker.

Ompakningsforløb

• Første fase: Fischers produkter blev ompakket til Expandet-æsker (lyseblå og hvide med Expandets varemærke, produktbilleder og brugsanvisning) og udbudt til salg som Expandet-produkter.
• Anden fase: Efter Fischers indsigelse blev produkterne ompakket til neutrale hvide æsker, der kun angav generisk betegnelse og styktal, uden varemærke. Disse æsker blev placeret mellem Expandets egne produkter.

Expandet forklarede, at ompakningen skete for at hjælpe Defta med at afhænde et stort lager af Fischer-produkter og for at opnå et ensartet varespejl i butikkerne. Expandet ejede aldrig de ompakkede produkter og havde dem ikke på eget lager.

Parternes Påstande og Argumenter

Fischer påstod:

1. Forbud mod ompakning af varer med Fischers varemærker til Expandet- eller neutrale æsker.
2. Betaling af 100.000 kr. i vederlag og erstatning.
3. Betaling af en bøde for forsætlig krænkelse.

Fischer argumenterede for, at ompakningen fjernede Fischers varemærke og identitet, skabte "co-branding" og forringede Fischers produkter, hvilket udgjorde en krænkelse af varemærkeretten, jf. Varemærkeloven § 4 og § 6, stk. 2. Desuden mente Fischer, at Expandet snyltede på Fischers varemærke og goodwill, hvilket var i strid med god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1 og § 5. Krav om vederlag og erstatning blev baseret på Varemærkeloven § 43 og Markedsføringsloven § 13.

Expandet påstod frifindelse og argumenterede:

• De havde aldrig ejet eller markedsført de ompakkede Fischer-produkter.
• Ompakningen blev ikke foretaget af Expandet selv.
• Der var ikke tale om erhvervsmæssig brug af Fischers varemærke, og handlingerne var derfor ikke omfattet af Varemærkeloven § 4.
• Det er lovligt at fjerne et varemærke fra et produkt, medmindre emballagen indeholder lovpligtige oplysninger, hvilket Fischers æsker ikke gjorde.
• Varernes stand var hverken ændret eller forringet, jf. Varemærkeloven § 6.
• Der var ikke snyltning på goodwill, og Fischer havde ikke påvist et tab.

Sø- og Handelsretten fandt, at Fischers varemærker var velkendte, og at Expandet aktivt medvirkede til indgreb i Fischers produkter.

Rettens Vurdering af Varemærkekrænkelse

Retten lagde til grund, at ompakningen af Fischers produkter til Expandet-æsker og senere til neutrale æsker, placeret blandt Expandets produkter, udgjorde en krænkelse. Retten henviste til Varemærkeloven § 6, som implementerer EU's varemærkedirektiv (89/104/EØF) artikel 7 om konsumption. Med henvisning til EF-domstolens praksis, herunder sag C 143/00 (Boehringer Ingelheim KG mod Swingward Ltd m.fl.), fastslog retten, at varemærkets hovedfunktion er at garantere varens oprindelsesægthed.

Retten udtalte, at:

• Fjernelse af et varemærke ved ompakning (de-branding) i sig selv udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens ret, jf. Varemærkeloven § 4 og § 6 fortolket i lyset af direktivets artikel 5 og 7.
• Påsætning af Expandets varemærke på Fischers produkter efter ompakningen udgjorde en selvstændig varemærkekrænkelse.
• Placering af Fischers ompakkede produkter i hvide æsker blandt Expandets produkter skabte risiko for forveksling og indebar en egentlig co-branding.

Vurdering af Markedsføringsskik

Retten fandt, at både ompakningen og den efterfølgende markedsføring var i strid med god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1. Salget af Fischers produkter i og blandt Expandet-æsker havde skabt forvirring og markedsforstyrrelse.

Afgørelse

Retten dømte Expandet til:

• Forbud: Det forbydes Expandet Screw Anchors A/S at ompakke varer forsynet med Fischers varemærker til Expandet-æsker eller neutrale æsker.
• Vederlag og Erstatning: Betale Fischerwerke Artur Fischer GmbH 100.000 kr. i vederlag og erstatning, jf. Varemærkeloven § 43 og Markedsføringsloven § 13, med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 23. maj 2002.
• Bøde: Betale en bøde på 25.000 kr. til statskassen, da varemærkekrænkelsen var særdeles grov og forsætlig, jf. Varemærkeloven § 42, stk. 1 og § 42, stk. 3.
• Sagsomkostninger: Betale sagens omkostninger med 30.000 kr.

Sagen har været anket til Højesteret (HR 78/05) og er sluttet i Højesteret den 31. august 2006.