Sag om krænkelse af varemærket BØRSEN ved brug af domænenavnene borsen.com og boersen.com

Sagen omhandlede, hvorvidt Dagbladet Børsen A/S havde ret til varemærket BØRSEN, og om Digital Marketing Support ApS (DMS) havde krænket denne ret ved erhvervsmæssig brug af domænenavnene borsen.com og boersen.com.

Sagens parter og baggrund

Dagbladet Børsen A/S udgiver dagbladet Børsen og hjemmesiden Børsen Online (borsen.dk og boersen.dk). Selskabet har siden 1982 haft ordmærket BØRSEN registreret for bl.a. aviser, tidsskrifter (klasse 16), annonce- og reklamevirksomhed samt edb-rådgivning (klasse 35). Registreringen blev udvidet i 1984 til telekommunikationsvirksomhed (klasse 38). Yderligere varemærker som BØRSEN INFORMATIK, BØRSEN SOFTWARE og BØRSENLINIEN, der alle indeholder "BØRSEN", er også registreret for relaterede klasser (bl.a. 9, 35, 38, 42).

DMS udbyder edb-rådgivning og handler med domænenavne via hjemmesiden Navnebørsen. DMS registrerede domænenavnene borsen.com og boersen.com i september og oktober 1996. I november 2001 konstaterede Børsen, at opslag på disse domænenavne automatisk videresendte til DMS's internetadresse dansk.net, og fra november 2002 åbnede de for Navnebørsen.

WIPO's afgørelse

Børsen indgav den 28. december 2000 en klage til WIPO (World Intellectual Property Organisation) over DMS's registrering af domænenavnene. Klagen blev behandlet i henhold til ICANN's Uniform Name Dispute Resolution Policy (Policy'en), afsnit 4, som kræver obligatorisk administrativ klagebehandling, hvis:

• Domænenavnet er identisk med eller kan forveksles med et varemærke, som klageren har rettigheder over.
• Registranten ikke har rettigheder over eller legitim interesse i domænenavnet.
• Domænenavnet er registreret og anvendes i ond tro.

WIPO fandt den 11. april 2001, at Dagbladet Børsen A/S havde dokumenteret sin ret til varemærket BØRSEN, at DMS's brug af domænenavnene var egnet til forveksling, og at DMS ikke havde godtgjort bedre ret eller legitim interesse. WIPO konkluderede, at domænenavnene var registreret og anvendt i ond tro, bl.a. fordi DMS havde registreret et stort antal domænenavne, der syntes at afspejle andres navne eller varemærker. WIPO beordrede overførsel af domænenavnene til Dagbladet Børsen A/S.

Digital Marketing Supports synspunkter

DMS gjorde gældende, at Dagbladet Børsen A/S ikke var indehaver af varemærket BØRSEN på klagetidspunktet til WIPO, da rettighederne først blev overdraget efter klagens indgivelse. DMS mente, at domænenavnene borsen.com og boersen.com ikke var forvekslelige med varemærket BØRSEN, da der ikke var lighed mellem de udbudte varer og tjenesteydelser. DMS anvendte domænenavnene som indgang til Navnebørsen, der handler med domænenavne, mens Børsen formidler nyheder. DMS hævdede, at "BØRSEN" er en generisk betegnelse, og at de havde legitime interesser i at bibeholde domænenavnene, da de havde brugt dem erhvervsmæssigt siden 1996. DMS bestred at have handlet i ond tro og mente, at Børsen havde udvist passivitet ved først at klage i 2000, selvom de angiveligt kendte til DMS's virksomhed i 1997.

Dagbladet Børsens synspunkter

Børsen fremhævede, at de ubestridt siden 1980'erne har været indehaver af en række varemærker, hvori ordet BØRSEN indgår, og at de også har stiftet varemærkeret ved brug. De anførte, at overdragelsen af rettighederne i 2001 var gyldig, og at en licenstager er påtaleberettiget i sager om varemærkekrænkelse, jf. Varemærkeloven § 45, stk. 1. Børsen fastholdt, at DMS's brug af domænenavnene var egnet til at skabe forveksling med Børsens varemærker og domænenavne borsen.dk og boersen.dk, og at Policy'en ikke kræver, at klageren selv er indehaver af det krænkede varemærke. Børsen argumenterede, at DMS's registrering af et stort antal domænenavne og kendskab til varemærket BØRSEN indikerede ond tro. Børsen afviste passivitet og forklarede, at en masseudsendelse af mails i 1997 ikke betød kendskab til DMS's specifikke brug af domænenavnene, og at de først blev bekendt med krænkelserne i efteråret 2000. Børsen påpegede, at abonnenter havde forvekslet domænenavnene og opgivet adgangskoder, hvilket bekræftede forvekslingsrisikoen. Børsen anså BØRSEN for et velkendt mærke med krav på udvidet beskyttelse, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 2.

Sø- og Handelsretten fandt, at Digital Marketing Supports påstand om ugyldighed af WIPO's afgørelse var tilstrækkelig klar til påkendelse, og at DMS havde retlig interesse i at få den prøvet.

Rettens vurdering

Retten lagde til grund, at Dagbladet Børsen og de selskaber, hvorfra rettighederne var erhvervet, var først i tid med at stifte ret til varemærket BØRSEN og lignende mærker for internetbaseret virksomhed, herunder domænenavnene borsen.dk og boersen.dk. Retten henviste til Børsens omfattende varemærkeregistreringer, der dækker bl.a. annonce- og reklamevirksomhed, edb-rådgivning og telekommunikationsvirksomhed (klasser 9, 16, 35, 38, 42).

Retten fandt, at DMS's erhvervsmæssige brug af identiske eller i høj grad lignende kendetegn (borsen.com og boersen.com) som indgang til hjemmesiden Navnebørsen og udbud af edb-rådgivning udgjorde en krænkelse af Dagbladet Børsen A/S's ret. Dette blev vurderet i lyset af Varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 1 om forvekslingsfare. Retten fandt endvidere, at Børsen ikke havde udvist passivitet.

Afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte WIPO's afgørelse af 11. april 2001 og tog Dagbladet Børsen A/S's frifindelsespåstande til følge.

• Dagbladet Børsen A/S frifindes.
• Digital Marketing Support ApS skal inden 14 dage betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Dagbladet Børsen A/S.