Varemærkekrænkelse ved brug af poteaftryk på fodtøj - Passivitet

Sagen omhandlede et varemærkeretligt spørgsmål, hvor Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA (herefter Jack Wolfskin) sagsøgte Wolverine World Wide Inc. og Bonvita ApS (herefter samlet Wolverine/Bonvita) for påstået krænkelse af Jack Wolfskins registrerede figurmærke af et poteaftryk.

Baggrund

Jack Wolfskin, grundlagt i 1981, sælger beklædning og fodtøj til fritids- og udendørsaktiviteter. De har siden 1991 haft et registreret figurmærke af et poteaftryk for vareklasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj m.v.) i Danmark, EU og internationalt.

Wolverine, grundlagt i 1883, sælger sko og støvler og har i 13-15 år anvendt et potemærke fra en jærv på deres produkter. Bonvita ApS er eneimportør/agent for Wolverine i Skandinavien.

Parternes påstande

Jack Wolfskin nedlagde påstand om, at Wolverine/Bonvita skulle anerkende at være uberettiget til at anvende deres poteaftryksfigurmærke, at de havde handlet i strid med god markedsføringsskik, og at de in solidum skulle betale vederlag og/eller erstatning på 200.000 kr.

Wolverine/Bonvita påstod frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Jack Wolfskins argumenter

Jack Wolfskin gjorde gældende, at de gennem deres varemærkeregistreringer havde eneret til figurmærket, og at Wolverine/Bonvitas brug af et lignende poteaftryk var i strid med Varemærkeloven § 4, stk. 1 samt god markedsføringsskik. De argumenterede for, at der var en forvekslingsrisiko mellem mærkerne, da begge var poteaftryk anvendt på identiske varer (fodtøj), og at Jack Wolfskins mærke havde særpræg. De mente ikke at have fortabt deres ret til at påtale krænkelsen, da indsigelsen var sket inden rimelig tid, især i betragtning af Wolverines begrænsede synlighed i Danmark.

Wolverine/Bonvitas argumenter

Wolverine/Bonvita anførte, at deres poteaftryk og Jack Wolfskins figurmærke ikke var identiske, og at der ikke var risiko for forveksling på grund af forskelle i udseende og den faktiske brug. De fremhævede, at køberkredsen for Wolverine-produkter var mere opmærksomme forbrugere, og at mærkerne blev solgt gennem forskellige afsætningskanaler (Wolverine i modeforretninger, Jack Wolfskin i outdoorforretninger). De bestred, at der var tale om en bevidst krænkelse, da deres produkter primært var tiltænkt det amerikanske marked. Endvidere gjorde de gældende, at Jack Wolfskin havde fortabt retten til at gøre indsigelse på grund af passivitet, jf. Varemærkeloven § 9, da Wolverine-støvlerne med poteaftrykket havde været markedsført i Danmark siden september 2004, og Jack Wolfskin først gjorde indsigelse 3 år og 9 måneder senere.

Sø- og Handelsretten fandt, at begge parters produkter kunne henføres under betegnelsen "outdoors fodtøj", selvom de blev solgt gennem forskellige distributionskanaler. Retten vurderede, at Jack Wolfskins figurmærke (et poteaftryk, formentlig fra en ulv) og Wolverines poteaftryk (fra en jærv) for den almindelige forbruger alene ville blive opfattet som et generisk poteaftryk. På grund af den visuelle og begrebsmæssige lighed, og da der var tale om identiske varer, fandt retten, at der var risiko for forveksling mellem mærkerne, og at Wolverines mærke derfor krænkede Jack Wolfskins figurmærke i henhold til Varemærkeloven § 4, stk. 1.

Imidlertid fandt retten, at Jack Wolfskin havde fortabt sin ret til at gøre indsigelse på grund af passivitet. Fodtøjet med Wolverines poteaftryk havde været markedsført i Danmark siden september 2004, herunder i en landsdækkende reklameavis fra Bilka. Jack Wolfskin gjorde først indsigelse den 10. juni 2008, hvilket var ca. 3 år og 9 måneder efter markedsføringen begyndte. Retten konkluderede, at Jack Wolfskin ikke inden rimelig tid havde gjort skridt til at hindre Wolverines brug af mærket, og at brugen derfor kunne bestå ved siden af, jf. Varemærkeloven § 9. Wolverine/Bonvitas påstand om frifindelse blev derfor taget til følge.

Jack Wolfskin blev pålagt at betale sagsomkostninger til Wolverine World Wide Inc. med 30.000 kr. og til Bonvita ApS med 24.000 kr., forrentet efter Renteloven § 8a.