Sag om forbud mod brug af selskabsnavn efter ophør af samhandelsaftale

Sagen omhandler, hvorvidt Morsø Jernstøberi A/S (sagsøger) kan forbyde Morsø, Aalborg ApS (sagsøgte) at anvende "Morsø" i sit selskabsnavn og andre erhvervsmæssige sammenhænge efter ophør af et mangeårigt samarbejde.

Baggrund for Sagen

Morsø Jernstøberi A/S, der producerer og sælger pejse- og brændeovne, har siden 1990 haft det registrerede figurmærke "morsø". Sagsøgte, Morsø, Aalborg ApS, sælger og opsætter brændeovne og har haft et samarbejde med sagsøger siden 1962.

I 2011 indgik parterne en samhandelsaftale, der bl.a. fastslog:

• Alle immaterielle rettigheder, herunder patent- og varemærkerettigheder, tilhører Morsø Jernstøberi A/S.
• Forhandleren (sagsøgte) må ikke benytte Morsø varemærke i forbindelse med salg af produkter, der ikke er fremstillet af Morsø.
• Forhandleren skal straks indstille brugen af Morsø navn og varemærke ved aftalens ophør, herunder i selskabsnavn, internetdomæne og varemærke.
• Aftalen var gældende til 30. juni 2012, men parterne forpligtede sig til at forhandle en videreførelse.

I september 2014 indgik parterne to "Tillæg til samhandelsaftale", som bl.a. omhandlede en konceptbutik og eneforhandling af Austoflamm-produkter, begge med løbetid til 2019.

Morsø Jernstøberi A/S opsagde samhandelsaftalen den 16. september 2016 med virkning fra 31. december 2016, med henvisning til aftalens §§ 11 og 15.

Tidligere Forbudssag

Den 23. januar 2017 anlagde Morsø Jernstøberi A/S en forbudssag mod Morsø, Aalborg ApS. Retten i Aalborg afsagde en kendelse den 2. marts 2017, der nedlagde forbud mod erhvervsmæssig brug af varemærket "MORSØ" og selskabsnavnet "Morsø". Kendelsen blev stadfæstet af Vestre Landsret den 9. juni 2017. Fogedretten afviste dog at pålægge sagsøgte at ændre sit selskabsnavn i CVR-registret, da forbuddet primært vedrørte markedsføringsmæssig brug.

Parternes Synspunkter

Sagsøger (Morsø Jernstøberi A/S) gjorde gældende:

• Sagsøger har rettigheder til "MORSØ"-navnet gennem langvarig brug og registrering i 1990.
• Sagsøgte har ikke erhvervet selvstændige rettigheder til navnet, og overdragelsen i 1962 var ikke en overdragelse af varemærkerettigheder.
• Sagsøgtes brug af "Morsø, Aalborg ApS" i selskabsnavnet udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder.
• Sagsøger har krav på vederlag for uberettiget brug og erstatning for markedsforstyrrelse, jf. Varemærkeloven § 43 og Markedsføringsloven § 20, stk. 3.

Sagsøgte (Morsø, Aalborg ApS) gjorde gældende:

• Sagsøgte ejer rettighederne til selskabsnavnet "Morsø Aalborg" gennem overdragelsen i 1962, som var en fuldstændig virksomhedsoverdragelse, inkl. immaterielle rettigheder.
• Sagsøgte har opbygget selvstændig goodwill.
• Sagsøgers varemærke kan ikke udstrækkes til at omfatte "Morsø" med en anden skrifttype og kongekrone.
• Sagsøgte har overholdt det tidligere forbud, som ikke pålagde ændring af selskabsnavnet i CVR-registret.
• Sagsøgte har en modfordring vedrørende ubetalt provision, som kan modregnes i sagsomkostninger.

Sø- og Handelsretten fandt, at samhandelsaftalen af 30. juni 2011, herunder dens tillæg fra 2014, fortsat var gældende og regulerede parternes forhold på tidspunktet for opsigelsen.

Rettens Afgørelse

Retten lagde til grund, at Morsø, Aalborg ApS i henhold til samhandelsaftalens § 11 var forpligtet til at indstille brugen af Morsø Jernstøberis navn i sit selskabsnavn ved aftalens ophør. Meddelelsen af 1. april 1962 kunne ikke føre til et andet resultat.

Retten fandt, at Morsø, Aalborg ApS havde krænket Morsø Jernstøberis varemærke efter ophøret af samhandelsaftalen den 1. januar 2017. Som følge heraf skulle Morsø, Aalborg ApS betale vederlag og erstatning for den markedsforstyrrelse, det havde bevirket.

Erstatning og vederlag blev skønsmæssigt fastsat til 5.000 kr., jf. Varemærkeloven § 43 og Markedsføringsloven § 20, stk. 3.

Påstanden om fuldbyrdelse af Retten i Aalborgs afgørelse om sagsomkostninger fra forbudssagen blev afvist, da fuldbyrdelse skal ske ved fogedretten.

Dommens Resultat

• Morsø, Aalborg ApS skal indstille brugen af Morsø Jernstøberis navn i sit selskabsnavn.
• Morsø, Aalborg ApS skal inden 14 dage betale 5.000 kr. i erstatning og vederlag til Morsø Jernstøberi A/S.
• Morsø, Aalborg ApS skal inden 14 dage betale 15.500 kr. til Morsø Jernstøberi i sagsomkostninger for nærværende sag.