Varemærkeret: Tvist om rettighederne til varemærket ASANI for lingeri og undertøj

Sagen omhandlede en tvist om varemærkerettigheder til ASANI-navnet og -figurmærket for lingeri, undertøj, nattøj og badetøj (klasse 25). Sagsøger, Asani Holdings Ltd., påstod, at retten til varemærket tilkom dem, og at modpartens, Holbech Holding ApS', registreringer skulle udslettes eller overføres. Holbech Holding ApS påstod frifindelse.

Baggrund for Varemærket ASANI

Holbech Holding ApS havde i 2002 og 2003 registreret figurmærket ASANI i Danmark (VR 2002 03513) og internationalt via Madrid-protokollen (WIPO 800 654) for klasse 25. Asani Holdings Ltd. gjorde gældende, at de var de retmæssige indehavere af varemærket, både som ord- og figurmærke.

Historisk set havde der været flere tidligere registreringer af ASANI-mærket, herunder:

• En EU-ansøgning fra Holbech A/S i 1996, som blev betragtet som tilbagekaldt i 1999 grundet manglende gebyrbetaling.
• En dansk registrering (VR 1992 01593) fra 1992 til 2002, som udløb grundet manglende fornyelsesgebyr.
• En ældre dansk registrering (VR 1952 01244) fra 1952 til 2002, som også udløb grundet manglende fornyelsesgebyr.

Forholdet mellem Parterne

Asani Holdings Ltd. er kontrolleret af Steen Rasmussen. Holbech Holding ApS ejes af Henrik Holbech, som også er direktør for Holbech A/S. Holbech A/S (tidligere Asani ApS) solgte lingeri under ASANI-mærket på licens fra Asani International Ltd.

I 1998 opstod der samarbejdsproblemer mellem Henrik Holbech og Steen Rasmussen, hvilket førte til en aftale af 9. juni 1998 om afvikling af Holbech A/S's aktiviteter. En efterfølgende aftale af 31. december 1998 mellem Asani Holdings Ltd. og Henrik Holbech fastslog, at alle rettigheder til selskabsnavnet og varemærket ASANI tilhørte Asani Holdings Ltd., og at hverken Henrik Holbech eller Holbech A/S var berettiget til at benytte ASANI i nogen sammenhæng. Holbech A/S fik dog tilladelse til at anvende mærket i 1999 for at afhænde restlager.

Henrik Holbech registrerede ASANI-mærket for Holbech Holding ApS i 2002, efter at have konstateret, at de tidligere registreringer var udløbet. Holbech Holding ApS modtog vederlag for brugen af mærket.

Parternes Synspunkter

Asani Holdings Ltd. gjorde gældende:

• Rettighederne til ASANI-varemærket tilhører Asani Holdings Ltd. i henhold til aktieoverdragelsesaftalen fra 1998.
• Holbech Holding ApS skal identificeres med Henrik Holbech og Holbech A/S for at forhindre omgåelse af aftalen.
• Holbech Holdings brug af varemærket er uberettiget, da Henrik Holbechs kontraktlige forpligtelse til at afstå fra brug af ASANI-navnet er ubegrænset.
• Asani Holdings Ltd. havde også varemærkeret som følge af brug i 5 år fra 1999.
• Holbech Holdings registreringer er i strid med Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 1 og skal ophæves i medfør af Varemærkeloven § 28.

Holbech Holding ApS gjorde gældende:

• Holbech Holding ApS er den registrerede ejer, og registreringerne er lovlige.
• Asani Holdings Ltd. kan ikke støtte ret på tidligere udløbne registreringer.
• Registreringerne ville under alle omstændigheder være bortfaldet grundet manglende brug, jf. Varemærkeloven § 25.
• Asani Holdings Ltd. har ikke dokumenteret at være indehaver af ordmærket ASANI.
• Holbech Holding ApS var ikke part i aktieoverdragelsesaftalen, og der er ikke grundlag for at statuere identitet mellem Henrik Holbech og Holbech Holding ApS.
• Aftalens forbud mod brug af ASANI-navnet er bortfaldet, da forudsætningerne for aftalen ikke længere var opfyldt.
• Asani Holdings Ltd. mangler retlig interesse, da de selv har ladet tidligere registreringer udløbe og ikke har brugt mærket siden 1998.

Sø- og Handelsretten fandt, at retten til varemærket ASANI som ordmærke og figurmærke for klasse 25 (lingeri, undertøj, nattøj og badetøj) tilkommer Asani Holdings Ltd. Retten lagde til grund, at Asani Holdings Ltd. var den part, der indgik aftalen af 31. december 1998 med Henrik Holbech, hvoraf det fremgik, at alle rettigheder til ASANI-navnet og -varemærket tilhørte Asani Holdings Ltd., og at hverken Henrik Holbech eller Holbech A/S var berettiget til at benytte ASANI i nogen sammenhæng.

Retten fastslog, at Henrik Holbech og Holbech A/S allerede var uberettiget til at benytte ASANI i forhold til Asani Holdings Ltd. og ikke kunne omgå denne forpligtelse ved at indskyde Holbech Holding ApS, som Henrik Holbech ejede og kontrollerede.

Holbech Holding ApS's registrering og brug af mærket var i strid med Asani Holdings Ltd.'s rettigheder i henhold til Varemærkeloven. Asani Holdings Ltd. havde erhvervet retten til varemærket ved aktionæraftalen fra juni 1998 og ved brug i 1998-1999. Retten bemærkede, at Holbech A/S's brug af ASANI-mærket i 1999 i forbindelse med afvikling af restlageret skete efter aftale med Asani Holdings Ltd., hvilket indebar, at Asani Holdings Ltd. brugte sit mærke.

En figurmærke, der består af et ord, skaber samtidig varemærkeret til dette ord. Uanset at Asani Holdings Ltd.'s registrering af varemærket ophørte i 2002 grundet manglende betaling af fornyelsesgebyr, havde Asani Holdings Ltd. erhvervet ret til figur- og ordmærket ASANI som følge af brugen heraf indtil 1999, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 2. Denne ret var ikke ophørt, da Asani Holdings Ltd. anlagde sagen.

Holbech Holding ApS's registreringer (VR 2002 03513 og WIPO 800 654) blev fundet identiske med Asani Holdings Ltd.'s figur- og ordmærke ASANI, og Holbech Holding ApS havde ubestridt brugt mærkerne for samme varer. Holbech Holding ApS havde således krænket Asani Holdings Ltd.'s brugserhvervede ret til figur- og ordmærket ASANI ved at lade mærket registrere og ved at tillade andre at producere under mærket mod licensafgift.

Afgørelse:

• Holbech Holding ApS skal anerkende, at retten til varemærket ASANI som ordmærke og figurmærke for klasse 25: Lingeri, undertøj, nattøj og badetøj tilkommer Asani Holdings Ltd.
• Registreringerne VR 2002 03513 og WIPO 800 654 skal udslettes eller ophæves.
• Hver part skal bære sine egne sagsomkostninger, da Asani Holdings Ltd. burde have udvist større interesse i sine varemærkeregistreringer, hvilket bidrog til tvistens opståen.

Sagen er anket til Højesteret 28. oktober 2005 (HR 448/05).Sagen er sluttet i Højesteret den 10. maj 2007.