Varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporterede lægemidler

Sagen omhandlede en tvist mellem Merck & Co. Inc. og Merck Sharp & Dohme (samlet benævnt Merck) og Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S (samlet benævnt Paranova) vedrørende varemærkekrænkelse i forbindelse med ompakning af parallelimporterede lægemidler. Merck markedsfører migrænemidlerne MAXALT og MAXALT SMELT samt hårtabsmidlet PROPECIA i Danmark i specifikke pakningsstørrelser. Paranova importerede disse lægemidler fra et andet EF-land i afvigende pakningsstørrelser (3 stk.), ompakkede dem til de i Danmark godkendte størrelser (f.eks. 2:1 og 6:1 for MAXALT/MAXALT SMELT) og påførte Mercks varemærker uden samtykke. De nye emballager angav "Parallelimporteret af Paranova Danmark A/S, Ballerup", men ikke specifikt Paranova Pack A/S som den faktiske importør og ompakker. Lægemiddelstyrelsen havde siden 2003 krævet, at indlægssedlerne angav "Ompakket af Paranova Pack A/S", når frigivelsesselskabet var forskelligt fra markedsføringstilladelsesindehaveren.

Fogedforbud og Økonomi

Efter begæring fra Merck nedlagde Fogedretten i Ballerup den 2. november 2004 forbud mod Paranovas salg og markedsføring af de ompakkede produkter. Merck havde stillet en sikkerhed på 0,5 mio. kr. Paranovas samlede omsætning på de omhandlede produkter frem til fogedforbudet udgjorde 2,375 mio. kr. Parterne var enige om, at den sædvanlige licensafgift for uberettiget ompakning på 5 % udgjorde 118.800 kr.

Lægemiddelstyrelsens Udtalelser

Lægemiddelstyrelsen havde tidligere udtalt, at sampakning (bundling) af udenlandske pakninger med et omslag, der ikke fuldstændigt dækkede de originale pakninger, ikke opfyldte mærkningsbekendtgørelsens regler. I forbindelse med nærværende sag udtalte Lægemiddelstyrelsen den 24. januar 2006, at den ikke kunne vurdere lovligheden af sampakning af fiktive produkter uden konkrete oplysninger, men bemærkede, at sampakning med krympefolie i visse tilfælde kunne være lovlig, afhængigt af produktet.

Parternes Synspunkter

Merck anførte:

• Justifikationssagen var rettidigt anlagt, og stævningen udgjorde tilstrækkeligt grundlag for stadfæstelse af fogedforbudet.
• Paranova havde krænket Mercks varemærkerettigheder ved erhvervsmæssig brug af varemærkerne uden samtykke.
• Ifølge EF-Domstolens praksis skal en parallelimportør opfylde flere betingelser for at ompakke og genanbringe varemærket: ompakning skal være objektivt nødvendig, og ompakkeren skal klart angives på yderpakningen. Disse betingelser var ikke opfyldt.
• Ompakning var unødvendig, da markedsadgang kunne opnås ved sampakning af de importerede 3-stk. pakninger (f.eks. 2 eller 6 pakninger), hvilket ville være et mindre indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder. Paranova havde ikke løftet bevisbyrden for, at sampakning ikke var tilstrækkelig.
• Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S var solidarisk ansvarlige for varemærkekrænkelserne.

Paranova anførte:

• Mercks oprindelige påstand i justifikationsstævningen var ikke tilstrækkelig, da den var en anerkendelsespåstand og ikke en fuldbyrdelsespåstand, hvilket burde føre til ophævelse af forbudet, jf. Retsplejeloven § 634.
• Der var ingen varemærkekrænkelse, da varemærkeretten var konsumeret ved markedsføring i et EF-land.
• Kravet om angivelse af ompakker på yderpakningen var opfyldt, og det skulle ikke forstås som en angivelse af den fysiske ompakker.
• Ompakning var nødvendig for effektiv markedsadgang, da sampakning ville resultere i en rodet og utilstrækkelig præsentation af produktet. Paranova skulle ikke pålægges bevisbyrden for, at sampakning ikke var mulig.
• Merck skulle betale erstatning for tab og tort ved ophævelse af fogedforbudet, jf. Retsplejeloven § 648, stk. 1 og § 639.

Sø- og Handelsretten stadfæstede Fogedrettens forbud og gav Merck medhold i sagen.

Rettens Begrundelse

Retten afviste Paranovas indsigelse om, at Mercks påstand ikke var egnet til at afbryde fristen for anlæg af justifikationssag. Retten fandt, at Paranova var fuldt ud klar over sagens spørgsmål, og at Mercks ændrede påstand alene var en præcisering.

Retten fastslog, at bevisbyrden for, at ompakning er nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang, påhviler parallelimportøren. Dette er i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis. Paranova havde ikke godtgjort, at de parallelimporterede lægemidler ikke kunne markedsføres uden ompakning. Lægemiddelstyrelsens udtalelse af 24. januar 2006 viste, at sampakning med krympefolie under visse omstændigheder kan være lovlig, forudsat at mærkningsbekendtgørelsens bestemmelser overholdes, og der ikke er patientsikkerhedsmæssig risiko.

Retten fandt, at Paranova havde krænket Mercks varemærkerettigheder ved at ompakke og sælge produkterne med Mercks varemærker uden at opfylde betingelserne for parallelimport, herunder kravet om objektiv nødvendighed af ompakningen og klar angivelse af ompakkeren på yderpakningen.

Afgørelse

Sø- og Handelsretten afgjorde følgende:

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S blev pålagt at anerkende, at de var uberettigede til at ompakke, sælge og markedsføre Mercks præparater som angivet i fogedforbudet, og at forbudet stadfæstes. Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S blev dømt til at betale 118.800 kr. til Merck & Co. Inc. og Merck Sharp & Dohme med procesrente fra den 12. november 2004. Derudover skulle Paranova betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til Merck, hvoraf 6.180 kr. dækkede retsafgifter og resten advokatudgifter.

Dommen er anket til Højesteret og hævet den 26. august 2011. (HR396/07)