Sag om parallelimport af lægemidler: Co-branding, de-branding, sampakning og passivitet

Sagen omhandlede parallelimport af 21 af Mercks lægemiddelprodukter, som Handelsselskabet (tidligere Orifarm A/S) og Ompakningsselskabet (tidligere Medipack A/S), samlet omtalt som Orifarm, havde ompakket, ometiketteret og markedsført i Danmark. Merck påstod, at Orifarm havde krænket Mercks varemærkerettigheder og omdømme ved at anvende egne forretningskendetegn (trekantdesign og stribedesign) på emballagen sammen med Mercks varemærker (co-branding), ved de-branding, og ved at angive Handelsselskabet som ompakker i stedet for Medipack.

Baggrund for tvisten

Merck er indehaver af flere ordmærker (f.eks. Mevacor, Zocor, Proscar) og et EU-registreret figurmærke bestående af to parallelle striber i mørkegrå og grøn. Orifarm havde parallelimporteret disse produkter fra andre EU-lande og derefter ompakket eller ometiketteret dem til det danske marked. Tvisten centrerede sig om følgende aspekter af Orifarms praksis:

• Co-branding: Anvendelse af Orifarms trekantdesign og stribedesign sammen med Mercks varemærker på ompakkede og ometiketterede produkter.
• De-branding: Fjernelse af Mercks varemærke og anvendelse af generiske navne (f.eks. Simvastatin "Orifarm") sammen med Orifarms egne designs.
• Sampakning vs. Ompakning: Mercks påstand om, at Orifarm burde have sampakket visse produkter i stedet for at ompakke dem, for at opnå samme pakningsstørrelse som på det danske marked.
• Angivelse af Ompakker: Mercks påstand om, at Handelsselskabet ukorrekt havde angivet sig selv som ompakker i stedet for Medipack.
• Passivitet og Forældelse: Orifarms argument om, at Mercks krav var forældet eller fortabt ved passivitet, da Merck havde kendt til Orifarms markedsføring i længere tid.

Merck krævede en betydelig erstatning baseret på 5% af Handelsselskabets omsætning af de omstridte produkter. Orifarm påstod frifindelse og argumenterede for, at deres praksis var i overensstemmelse med gældende ret, herunder EF-domstolens praksis for parallelimport af lægemidler.

Sø- og Handelsretten tog stilling til de forskellige aspekter af Orifarms ompaknings- og markedsføringspraksis i lyset af varemærkeretlige principper og EF-domstolens praksis.

Rettens vurdering og afgørelse

Retten fandt, at:

• Trekantdesign (Co-branding): Orifarms anvendelse af trekantdesignet sammen med Mercks varemærker udgjorde en krænkelse af Mercks varemærkerettigheder. Trekantdesignet havde en distinktiv karakter, der kunne opfattes som Orifarms eget varemærke, og dets brug skabte et indtryk af kommerciel forbindelse mellem Merck og Orifarm, hvilket skadede Mercks omdømme. Merck havde derfor rimelig grund til at modsætte sig denne markedsføring, jf. Varemærkeloven § 6, stk. 2.
• Stribedesign (Co-branding): Orifarms anvendelse af stribedesignet i samme farver som Mercks figurmærke udgjorde ikke en krænkelse. Striberne blev anset for væsentligt forskellige fra trekantlogoet, og der var ikke opnået eneret til farvekombinationer for medicinalprodukter. Stribedesignet var for lidt distinktivt til at udgøre et forbydeligt design.
• De-branding: Ved de-branding (fjernelse af Mercks varemærke og brug af generisk navn) fandt retten, at anvendelsen af trekantdesignet fortsat var en krænkelse, mens stribedesignet ikke var det.
• Ometikettering: Bedømt på samme måde som ompakning, hvor trekantdesignet var en krænkelse, men stribedesignet ikke var det.
• Sampakning (Bundling): Retten fandt, at Orifarm var berettiget til at foretage ompakning i stedet for sampakning. Sampakning ville have medført en betydelig risiko for patientsikkerheden, da den ydre emballage ikke ville opfylde mærkningsbekendtgørelsens krav, og apotekernes modvilje mod sampakkede produkter ville have hindret effektiv adgang til markedet.
• Ukorrekt Angivelse af Ompakker: Retten fastslog, at Orifarms angivelse af sig selv som ompakker i stedet for Medipack (den faktiske fysiske ompakker) alene udgjorde en krænkelse af Mercks varemærkeret, jf. Varemærkeloven § 4.
• Passivitet og Forældelse: Mercks krav vedrørende anvendelsen af trekantdesignet for visse produkter (nr. 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21) var forældet/fortabt ved passivitet, da Merck var bekendt med pakningsudformningerne ved notifikation. Kravet vedrørende ukorrekt angivelse af ompakker var derimod ikke forældet, da Merck først i efteråret 2003 blev bekendt med, at ompakningen blev foretaget af Medipack.

Tilkendt vederlag og omkostninger

Retten tilkendte Merck et samlet vederlag på 2.519.879 kr. for de konstaterede krænkelser. Vederlaget blev opgjort som følger:

Handelsselskabet skal forrente beløbet fra den 11. december 2001, og Ompakningsselskabet fra den 26. februar 2004. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet skal in solidum betale 161.000 kr. i sagsomkostninger til Merck, forrentet efter Renteloven § 8a.

Sagen er anket til Højesteret (HR 234/08) den 27. juni 2008.Sagen er sluttet i Højesteret den 17. oktober 2012 (dom).