Varemærkekrænkelse og markedsføringsret vedrørende ompakning og ommærkning af parallelimporterede lægemidler

AstraZeneca AB og AstraZeneca A/S (herefter Astra) er indehavere af varemærkerne OXEOL (registreret i Frankrig) og BAMBEC (registreret i Danmark) for lægemidler mod astma. Produkterne markedsføres i forskellige pakningsstørrelser i de to lande, men med ensartet design.

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S (herefter Paranova) parallelimporterede OXEOL fra Frankrig. De ompakkede lægemidlerne fra de originale 30-stk. pakninger til nye 105-stk. pakninger. På de nye pakninger blev lægemidlet betegnet "Bambuterol Paranova", og det blev angivet, at det svarede til BAMBEC. Produkterne blev derefter solgt i Danmark.

Astras Påstande

Astra nedlagde påstand om, at Paranova skulle anerkende at have handlet uberettiget ved at udbyde, markedsføre og sælge de ompakkede og ommærkede produkter. Astra krævede desuden, at Paranova skulle tilbagekalde produkterne, betale 35.808 kr. i erstatning og vederlag med procesrente, og at et tidligere fogedforbud fra Ballerup Fogedret af 13. juni 2003 skulle stadfæstes.

Paranovas Påstande

Paranova påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at fogedforbuddet skulle ophæves, og at Astra skulle anerkende pligt til at betale erstatning for tab og tort som følge af forbuddet.

Fogedforbuddet af 13. juni 2003

Ballerup Fogedret nedlagde forbud mod Paranovas udbud, markedsføring og salg af det ommærkede OXEOL-produkt. Fogedretten begrundede afgørelsen med, at:

• Varemærket OXEOL ikke var registreret i Danmark, og produktet ikke blev solgt af Astra i Danmark.
• Paranova havde adgang til at ompakke OXEOL til 105-stk. pakninger for at få adgang til det danske marked.
• Paranova uden Astras samtykke havde anbragt varemærket BAMBEC på pakningerne.
• Anbringelsen af BAMBEC alene havde til formål at få forbrugeren til at købe det i Danmark ukendte OXEOL-produkt.
• Paranova havde krænket Astras varemærkerettigheder til BAMBEC.
• Paranovas pakninger udgjorde en krænkelse af Astras rettigheder efter Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 2, idet navnet "Paranova" var stærkt dominerende og gav indtryk af et Paranova-produkt.

Parternes Synspunkter i Hovedsagen

Astras argumenter:

• Paranova havde ikke godtgjort, at ompakning var nødvendig for effektiv markedsadgang. Originale pakninger med tillægsetikettering ville have været tilstrækkeligt.
• Paranova havde erstattet Astras originale æsker med egne æsker i Paranovas design, hvilket fik produkterne til at fremstå som en del af Paranovas egen produktlinje.
• Angivelsen "Bambuterol Paranova" var sammenstillet med Paranova på en iøjnefaldende måde, der snyltede på Astras gode navn og forskningsindsats.
• Angivelsen af, at "Bambuterol Paranova" svarede til BAMBEC, var ikke forbrugeroplysning, men et forsøg på at skaffe kommerciel fordel. Astra havde ikke solgt lægemidler under varemærket BAMBEC, og Paranovas brug heraf var uberettiget i strid med Varemærkeloven § 4.
• Ompakningen skadede Astras produktidentitet og var illoyal, idet den svækkede tilknytningen til Astra og vildledte forbrugerne. Dette var i strid med Markedsføringsloven § 2 om vildledende reklame og god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1.
• Astra krævede vederlag efter Varemærkeloven § 43, stk. 2 og erstatning efter Markedsføringsloven § 13, svarende til 5% af Paranovas omsætning.

Paranovas argumenter:

• Det var hverken efter dansk eller europæisk ret en varemærkekrænkelse at fjerne et varemærke, jf. konsumptionsreglen i Varemærkeloven § 6.
• EF-domstolens retspraksis vedrørte ikke tilfælde, hvor parallelimportøren omdøbte produktet til et generisk navn.
• Paranova skulle ikke godtgøre, at ompakning var nødvendig.
• Paranova ville have været berettiget til at ompakke, hvis de havde genanbragt OXEOL-varemærket.
• Anvendelse af den generiske betegnelse for lægemidlet efterfulgt af Paranovas navn var ikke en krænkelse af markedsføringsloven og var i overensstemmelse med lægemiddellovgivningen.
• Angivelsen af, at "Bambuterol Paranova" svarede til BAMBEC, var objektiv information og indebar ikke erhvervsmæssig brug af BAMBEC.

Sø- og Handelsretten tog Astras påstande til følge.

Rettens Begrundelse

Retten henviste til Varemærkeloven § 6, som implementerer EU-direktivets artikel 7 om konsumption af rettigheder, og fortolkede denne i lyset af EF-domstolens praksis.

Retten lagde vægt på EF-domstolens dom i sag C-143/00 (Boehringer Ingelheim KG mod Swingward Ltd m.fl.), som omhandlede ompakning af lægemidler, hvor varemærket var fjernet, og en artsbetegnelse var angivet. EF-domstolen fastslog, at varemærkets hovedfunktion er at indestå for oprindelsesægthed, og at ompakning, der fjerner varemærket, i sig selv udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens ret, medmindre det er nødvendigt for effektiv markedsadgang, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i øvrigt er beskyttet.

Retten fandt, at Paranova ikke havde godtgjort, at ompakningen var nødvendig for at opnå effektiv adgang til det danske marked. Ompakningen indebar, at:

• Emballagen fuldstændig mistede sin Astra-identitet (Astra-æskedesign, paraplymærket ASTRA og det originale franske varemærke OXEOL).
• Produktet blev indlagt i æsker med Paranova-identitet (Paranovas æskedesign, paraplymærket Paranova og det nye navn/mærke Bambuterol Paranova).

Denne ompakning og ommærkning fandtes at stride mod Astras varemærkerettigheder og mod Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 2.

Paranovas angivelse af, at "Bambuterol Paranova" svarede til lægemidlet BAMBEC, fandtes endvidere at krænke Astras rettigheder til det danske varemærke BAMBEC. Retten bemærkede, at denne angivelse ikke var påkrævet efter lægemiddellovgivningen og ikke kunne retfærdiggøres af hensynet til forbrugerne.

Afgørelse

Retten tilkendte Astra vederlag og erstatning, idet beløbet på 35.808 kr. (svarende til 5% af Paranovas omsætning) var aftalt mellem parterne.

Dommen fastslog:

• Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre og sælge det ompakkede OXEOL under navnet "Bambuterol Paranova".
• Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal tilbagekalde samtlige de nævnte produkter.
• Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal inden 14 dage betale 35.808 kr. til AstraZeneca AB og AstraZeneca A/S med procesrente fra den 19. august 2003 af 23.340 kr. og fra den 5. februar 2004 af 12.468 kr.
• Sagsomkostninger på 45.000 kr. blev tilkendt Astra.
• Ballerup Fogedrets forbud af 13. juni 2003 stadfæstes.

Sagen er ført sammen med V-0077-03.Anket 22-02-2005 til Højesteret (j.nr. 72/05)