Varemærkekrænkelse ved ommærkning af parallelimporteret lægemiddel: Objektiv nødvendighed og effektiv markedsadgang

Sagen omhandler, hvorvidt Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (herefter Orifarm) har krænket Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (Filial af Merck Sharp & Dohme B.V.) (herefter Merck) varemærkerettigheder ved at parallelimportere lægemidlet LORTAAN fra Italien og ommærke det til Mercks danske varemærke COZAAR.

Sagens baggrund

COZAAR er et lægemiddel mod forhøjet blodtryk, hvis patent udløb den 2. september 2009. Merck besidder eksklusive rettigheder til ordmærket COZAAR i Danmark. Det samme lægemiddel sælges i andre EU-lande under andre varemærker, herunder LORTAAN (Italien og Portugal), LORZAAR (Tyskland) og LOSAPREX (Østrig og Schweiz). Disse udenlandske mærker er ikke registreret i Danmark.

Orifarm meddelte Merck den 8. august 2008, at de ville påbegynde markedsføring af COZAAR 50 mg 28 stk., ompakket af Orifarm Supply A/S. En prøvepakning viste, at produktet var indkøbt som LORTAAN i Italien og ommærket til COZAAR på yderpakningen og indlægssedlen, mens det originale italienske varemærke stadig fremgik af blisterpakningen. Merck protesterede mod ommærkningen og den korte notifikationsfrist.

Parternes synspunkter

Mercks synspunkt: Merck gjorde gældende, at Orifarm havde krænket Mercks eneret til varemærket COZAAR i Danmark ved at ommærke produkter, der var solgt under andre mærker i andre EU-lande. Merck anførte, at ommærkningen ikke var objektivt nødvendig for, at Orifarm kunne opnå effektiv adgang til det danske marked, men udelukkende skete for at opnå en kommerciel fordel.

Merck henviste til salgsdata for 4. kvartal 2008, som viste, at prisen var afgørende for salget, og at parallelimportører solgte LORZAAR i betydeligt omfang, når det blev udbudt i prisgruppe A og B. Dette dokumenterede, at ommærkning til COZAAR ikke var objektivt nødvendig for effektiv markedsadgang. Notifikationsfristen på 10 hverdage var desuden for kort i henhold til EU-Domstolens praksis (normalt 15 arbejdsdage).

Orifarms synspunkt: Orifarm fastholdt, at betingelserne for ommærkning var opfyldt, og at det var objektivt nødvendigt at ommærke for at undgå, at læger og patienter fravalgte produktet på grund af det ukendte varemærke LORTAAN. Orifarm argumenterede, at patienter ofte fravælger identiske produkter med et andet mærke, især ved livstruende sygdomme eller for ældre patienter, selvom de får oplyst, at produkterne er ens. Dette medfører, at et parallelimporteret produkt under et andet mærke ikke opnår effektiv markedsadgang.

Orifarm mente, at en notifikationsfrist på 10 hverdage var acceptabel, da Merck tidligere havde respekteret denne praksis. De henviste også til, at den danske stat havde anerkendt, at lægemiddellovgivningen ikke hindrer parallelimportører i at markedsføre under samme navn som det direkte forhandlede lægemiddel, så længe det er i overensstemmelse med gældende varemærkeret.

Salgs- og prisdata (4. kvartal 2008)

For at illustrere markedssituationen blev følgende data præsenteret:

Tabel 1: Prisgrupper for COZAAR (Merck og Paranova)

Tabel 2: Priser for LORZAAR (Paranova, Orifarm A/S, Singad Pharma)

Tabel 3: Antal solgte pakker COZAAR og LORZAAR (4. kvartal 2008)

Sø- og Handelsretten fandt, at Orifarm havde krænket Mercks varemærkerettigheder.

Rettens vurdering af objektiv nødvendighed

Retten lagde til grund, at afgørende for, om Merck kunne forbyde Orifarm at markedsføre det parallelimporterede lægemiddel under varemærket COZAAR, var, om ommærkning var objektivt nødvendig for, at parallelimportøren kunne få effektiv adgang til det danske marked. Dette er kun tilfældet, hvis bestemmelser eller praksis i importmedlemsstaten forhindrer varen i at blive bragt på markedet under det varemærke, den er forsynet med i eksportmedlemsstaten (LORTAAN, LORZAAR eller LOSAPREX). Nødvendighedsbetingelsen er ikke opfyldt, hvis udskiftningen af mærket udelukkende skyldes en kommerciel fordel.

Retten fastslog, at de parallelimporterede produkter var købt i Italien under varemærket LORTAAN, som ikke er registreret i Danmark eller EU. Der var derfor ingen varemærkeretlige hindringer for, at Orifarm kunne markedsføre produktet i Danmark under dette mærke eller under LORZAAR eller LOSAPREX.

På baggrund af de fremlagte salgsdata (Tabel 3) fandt retten ikke grundlag for at antage, at Orifarm ikke havde haft effektiv adgang til at sælge sine produkter på det danske marked under mærkerne LORTAAN, LORZAAR eller LOSAPREX uden ommærkning til COZAAR. Det samlede salg af parallelimporterede produkter (4.787 pakker) oversteg Mercks direkte salg (3.844 pakker) i 4. kvartal 2008. Dette indikerer, at prisen var den afgørende faktor for salget, og at parallelimportører kunne opnå betydelig markedsandel uden ommærkning.

Afgørelse om forbud og erstatning

Retten stadfæstede de forbud, som fogedretten i Odense havde nedlagt den 1. december 2008, og som Østre Landsret stadfæstede den 11. juni 2009.

• Orifarm A/S blev forbudt at markedsføre og distribuere præparatet COZAAR i den omstridte udformning.
• Orifarm Supply A/S blev forbudt at importere og ommærke produkter med varemærket LORTAAN til COZAAR og distribuere disse.

Retten fandt dog, at Retsplejeloven § 648, stk. 1, Retsplejeloven § 636, og Retsplejeloven § 634, stk. 1 ikke gav hjemmel til at stadfæste den del af fogedrettens kendelse, der pålagde Orifarm at tilbagekalde solgte produkter fra grossister og apoteker. Denne del af fogedkendelsen blev derfor ikke stadfæstet.

Sagsomkostninger

Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S blev in solidum dømt til at betale Merck & Co. Inc. 14.867 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 15. december 2008 som erstatning.

Derudover blev Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S in solidum dømt til at betale Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (Filial af Merck Sharp & Dohme B.V.) 60.000 kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter Renteloven § 8a.

Sagen er anket til Højesteret (HR 354/11) den 13. december 2011.Sagen er afgjort ved dom i Højesteret den 2. juli 2014.Sagen er sluttet i Højesteret den 2. juli 2014 (dom).