Sag om parallelimport af lægemidler og varemærkeret: Orifarm A/S vs. Essential Pharma Limited

Sagen omhandlede en tvist mellem Essential Pharma Limited (sagsøger) og Orifarm A/S (modpart) vedrørende parallelimport og ommærkning af et lægemiddel. Essential Pharma markedsfører lægemidlet ethosuximid i Danmark under varemærket 'Zarondan' og i andre EU-lande under 'Zarontin' eller 'Suxinutin'. Orifarm parallelimporterede lægemidlet 'Zarontin' fra Belgien og ommærkede det til 'Zarondan' for salg i Danmark.

Baggrund for ommærkning

Orifarm ansøgte Lægemiddelstyrelsen om markedsføringstilladelse for det parallelimporterede produkt under navnet 'Zarontin'. Lægemiddelstyrelsen afviste dog navnet på grund af forvekslingsrisiko med et andet lægemiddel, 'Saroten'. Orifarm foreslog herefter navnet 'Zarondan', som Lægemiddelstyrelsen godkendte og udstedte markedsføringstilladelse til.

Parternes påstande og argumenter

Essential Pharma nedlagde påstand om midlertidigt forbud og påbud mod Orifarms markedsføring, import og eksport af lægemidlet under navnet 'Zarondan', tilbagekaldelse af leverancer og afregistrering af prisen. Essential Pharma gjorde gældende, at Orifarms anvendelse af varemærket 'Zarondan' ikke var objektivt nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang i Danmark, men alene var begrundet i kommercielle forhold. Dette ville udgøre en krænkelse af Essential Pharmas varemærkerettigheder i henhold til Varemærkeloven § 4, stk. 2, nr. 1.

Orifarm påstod frifindelse og gjorde gældende, at ommærkningen var objektivt nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang, idet Lægemiddelstyrelsen havde afvist navnet 'Zarontin'. Orifarm henviste til EU-Domstolens praksis (BMS-kriterierne og Upjohn-sagen), som tillader ommærkning, hvis det er objektivt nødvendigt for at undgå kunstig opdeling af markeder. Orifarm bestred desuden, at der var indtrådt forbudsretlig passivitet fra Essential Pharmas side, da de havde notificeret Essential Pharma om parallelimporten og ommærkningen, og Essential Pharma havde reageret for sent.

Nødvendighedsvurdering

Centralt i sagen var fortolkningen af betingelsen om objektiv nødvendighed for ommærkning af parallelimporterede lægemidler. Essential Pharma argumenterede, at Orifarm kunne have anvendt et generisk navn eller et fantasinavn. Orifarm fastholdt, at Lægemiddelstyrelsens afvisning af 'Zarontin' gjorde ommærkning til 'Zarondan' objektivt nødvendig for at få adgang til det danske marked, og at et generisk navn som 'Ethosuximid Orifarm' ikke var muligt grundet forvekslingsrisiko med et eksisterende generisk produkt fra Orifarm Generics.

Sø- og Handelsretten fandt, at det afgørende spørgsmål var, om ommærkningen af lægemidlet fra 'Zarontin' til 'Zarondan' var objektivt nødvendig for Orifarms markedsføring i Danmark, jf. EU-Domstolens praksis i Upjohn-sagen (C-379/97, præmis 43).

Retten lagde vægt på Lægemiddelstyrelsens meddelelse af 21. september 2018, hvoraf det fremgik, at eksportlandets varemærke 'Zarontin' ikke kunne anvendes i Danmark på grund af forvekslingsrisiko. På dette grundlag fandt retten det godtgjort, at produktet ikke kunne markedsføres i Danmark under det originale varemærke, og at en udskiftning til importmedlemsstatens varemærke 'Zarondan' derfor var objektivt nødvendig.

Retten afviste Essential Pharmas anmodning om midlertidigt forbud og påbud. Som følge heraf fandt retten det unødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om forbudsretlig passivitet.

Essential Pharma Limiteds påstande 1-3 blev nægtet fremme. Essential Pharma Limited blev pålagt at betale sagsomkostninger til Orifarm A/S på 75.000 kr. inden 14 dage, forrentet efter Renteloven § 8a.

Sagsomkostninger: Essential Pharma Limited skal betale 75.000 kr. til Orifarm A/S.