Sag om parallelimport af lægemidler (Cipralex® og Noritren®) - Spørgsmål om co-branding og forelæggelse for EF-domstolen udsat

Sagen omhandler en tvist mellem H. Lundbeck A/S (Lundbeck), indehaver af varemærkerettigheder til lægemidlerne Cipralex og Noritren, og parallelimportøren Orifarm A/S (Orifarm). Lundbeck protesterede mod Orifarms ompakning og markedsføring af parallelimporterede lægemidler, idet Orifarm havde foretaget co-branding ved at tilføje egne grafiske elementer, herunder farvede striber, og genanbragt varemærket på emballagen. Lundbeck gjorde gældende, at dette var en uberettiget co-branding og at ompakningen ikke var nødvendig.

Sagsøgers påstande

Lundbeck nedlagde påstand om, at Orifarm var uberettiget til at markedsføre og sælge Cipralex® tabletter (10 mg i 28, 56 og 98 stk.) og Noritren® tabletter (50 mg i 100 stk.) i de omstridte emballager. Herudover krævede Lundbeck betaling af 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 8. oktober 2003, med henvisning til Varemærkeloven § 43.

Sagsøgtes påstande og argumenter

Orifarm påstod frifindelse og anførte, at benyttelsen af striberne var retmæssig, og at udformningen af pakningerne var sket efter aftale med eller accept fra Lundbeck. Orifarm henviste desuden til lægemiddelbekendtgørelsen, der foreskriver brug af forskellige skriftstørrelser, farver eller pakningsudformning for at tydeliggøre forskelle mellem lægemiddelpakninger.

Baggrund for forelæggelse

Sø- og Handelsretten havde den 1. september 2004 truffet afgørelse om at forelægge præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen efter anmodning fra Orifarm. Spørgsmålene vedrørte primært fortolkningen af det af EF-Domstolen udviklede nødvendighedskriterium i forbindelse med parallelimport af medicin, herunder om varemærkeindehaveren kan modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, hvor parallelimportøren har påført grafiske elementer (co-branding), og om dette er i strid med varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2 (nu Varemærkeloven § 6, stk. 2).

Udsættelsesanmodning

Lundbeck anmodede om, at sagen blev udsat, indtil EF-Domstolen havde afsagt dom i sag C-348/04 (en engelsk forelæggelsessag vedrørende lignende problemstillinger om co-branding af parallelimporterede lægemidler). Lundbeck argumenterede for, at en afgørelse i C-348/04 med stor sandsynlighed ville afklare de centrale spørgsmål i nærværende sag og dermed spare betydelige procesomkostninger, jf. Retsplejeloven § 345.

Orifarm modsatte sig udsættelsen og fastholdt, at Sø- og Handelsrettens tidligere kendelse om forelæggelse skulle effektueres uden yderligere udsættelse. Orifarm anførte, at der ikke var fremkommet nye forhold, der kunne begrunde en udsættelse, og at sagen allerede havde verseret i lang tid uden fremdrift.

Sø- og Handelsretten besluttede at udsætte sagen på EF-Domstolens dom i sag C-348/04.

Retten lagde vægt på, at de spørgsmål, som den engelske Court of Appeal havde forelagt EF-Domstolen i sag C-348/04, i høj grad var sammenfaldende med de spørgsmål, der var centrale for Sø- og Handelsrettens beslutning om at forelægge spørgsmål i nærværende sag. Det blev vurderet, at en besvarelse af spørgsmålene i sag C-348/04 sandsynligvis ville afklare de fleste relevante problemstillinger.

Retten fandt, at en forelæggelse af spørgsmål på nuværende tidspunkt ikke var hensigtsmæssig, da det med sikkerhed ville medføre, at EF-Domstolen ville udsætte Sø- og Handelsrettens forelæggelse på afgørelsen i C-348/04. Efter afgørelsen i C-348/04 ville det være nødvendigt at revurdere, hvilke spørgsmål der fortsat måtte være relevante at få besvaret i den foreliggende sag. Dette hensyn til procesøkonomi og effektivitet vejede tungt i rettens afgørelse om at udsætte sagen i medfør af Retsplejeloven § 345.