Varemærkeretssag: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker vedrørende varemærkerne PENTASA og PERTANZA

Denne sag omhandler en varemærkekonflikt mellem Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S's varemærke PENTASA og Wyeths varemærke PERTANZA, begge anvendt for farmaceutiske præparater i vareklasse 05. Sagsøger gjorde gældende, at Wyeths registrering af PERTANZA krænkede sagsøgers rettigheder til PENTASA på grund af forvekslingsrisiko.

Baggrund for Sagen

Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S er indehaver af varemærket PENTASA, registreret den 27. juni 1980 for farmaceutiske præparater, herunder mod autoimmune sygdomme. Præparatet er receptpligtigt. Wyeth (tidligere American Home Products Corporation) fik den 3. juli 2000 registreret varemærket PERTANZA for farmaceutiske præparater, oprindeligt et antidepressivt middel, der ikke var receptpligtigt, men som kun kunne fås på recept.

Sagsøger indgav indsigelse mod PERTANZA-registreringen, men Patent- og Varemærkestyrelsen afviste indsigelsen den 10. januar 2001. Sagsøger indbragte herefter sagen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Under ankesagen begrænsede Wyeth varefortegnelsen for PERTANZA til "receptpligtige farmaceutiske præparater". Ankenævnet stadfæstede den 10. juni 2002 styrelsens afgørelse med den begrundelse, at der ikke var risiko for forveksling, da ingen af de tre stavelser i ordene var identiske, og at mærkebestanddelen "PENTA" blev anset for svag.

Parternes Argumenter

• Sagsøger (Ferring) anførte:

  • Der foreligger forvekslingsrisiko, og der bør anvendes en streng forvekslingsbedømmelse for farmaceutiske produkter, da forveksling kan have fatale konsekvenser for patienter.
  • Tidligere praksis, der tillod tættere varemærker for farmaceutiske produkter (grundet fagfolks involvering), er forældet. Patientsikkerhedsmæssige hensyn vejer tungt, især da recepter ofte indtales telefonisk, hvilket øger risikoen for fejl.
  • PENTASA er et stærkt varemærke og et fantasiord, ikke beskrivende. "Penta" relaterer ikke til præparatets kemiske opbygning.
  • Der er vareartslighed, da begge produkter er farmaceutiske præparater i samme klasse.
  • Der er betydelig visuel og auditiv lighed mellem PENTASA og PERTANZA, herunder ens vokalopbygning, konsonantlighed og tæt udtale.
  • En fransk dom fra Cour d'Appel de Paris i en lignende sag gav sagsøger medhold.

• Sagsøgte (Ankenævnet) og Hovedintervenienten (Wyeth) anførte:

  • Der er kun delvis varelighed, da PENTASA er receptpligtigt, mens PERTANZA formelt ikke er det (selvom det sælges som sådan).
  • Der er ingen identiske stavelser, og PERTANZA indeholder et karakteristisk bogstav 'Z', som adskiller mærkerne.
  • "PENTA" er en almindeligt anvendt betegnelse inden for lægemiddelindustrien og gør PENTASA til et svagt varemærke.
  • Der er stor forskel i udtalen og rytmen mellem de to ord.
  • Målgruppen (fagfolk) for receptpligtige præparater mindsker forvekslingsrisikoen.
  • Medicinsk risiko er en sundhedsmæssig vurdering, ikke en varemærkeretlig.

Rettens Vurdering

Retten lagde til grund, at "penta" som den dominerende del af PENTASA ikke er beskrivende i relation til præparatet, og at der er en væsentlig vareartslighed mellem parternes produkter, da begge er receptpligtige medicinalpræparater.

Med henvisning til Varemærkeloven § 4, stk. 1 vurderede retten, at der var en betydelig visuel og auditiv lighed mellem de to varemærker:

• Begge ord består af tre stavelser.
• Fem af bogstaverne er ens.
• 'S' og 'Z' i sidste stavelse adskiller sig ikke ved udtale.
• Vokalerne har ens placering og rækkefølge.
• Udtalen har samme rytme, og udtalen af 'r' og 'n' i første stavelse er ikke særlig distinkt.

Retten fandt, at da produkterne kun kan fås på recept, er det afgørende, om der er risiko for forveksling hos læger, lægesekretærer, apoteker og patienter. Kommunikationen mellem disse parter sker ofte telefonisk, hvilket i praksis kan medføre forveksling mellem de to produktnavne. På baggrund af en samlet vurdering fandt retten, at der var risiko for forveksling mellem varemærkerne.

Sø- og Handelsretten fandt, at Wyeths brug af varemærket PERTANZA var i strid med Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S's varemærkeret til PENTASA på grund af forvekslingsrisiko.

Afgørelse

• Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrering VR 2000 03070 PERTANZA ophæves og udslettes af varemærkeregisteret.
• Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S frifindes for hovedintervenienten Wyeths påstand.
• Sagsøgte og hovedintervenienten skal in solidum betale sagens omkostninger på 13.500 kr. til sagsøger inden 14 dage.