Sag om uretmæssig ompakning af parallelimporterede lægemidler og krænkelse af varemærkerettigheder

Sagen omhandlede en tvist mellem sagsøgerne Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (filial af Merck Sharp & Dohme B.V.), samlet benævnt Merck, og sagsøgte Paranova A/S. Merck krævede vederlag for Paranovas uberettigede udnyttelse af Mercks varemærker (RENITEC, MEVACOR, ZOCOR, PROSCAR, TEMPILO OG TEMPILO FORTE) gennem parallelimport og ompakning af lægemidler til markedsføring i Danmark.

Sagsøgers påstand

Merck nedlagde påstand om, at Paranova A/S skulle betale kr. 686.987 som vederlag for omsætning fra 3. kvartal 1996 til 3. kvartal 1999. Beløbet var beregnet som 5% af Paranovas omsætning i apoteksindkøbspris (AIP) af de ompakkede produkter. Merck henviste til Varemærkeloven § 43 og Højesterets praksis i lignende sager.

Sagsøgtes påstand

Paranova påstod frifindelse og gjorde gældende, at ompakningen var nødvendig for at sikre produkterne effektiv adgang til det danske marked. Paranova anførte, at et eventuelt vederlag skulle udmåles i forhold til grossistindkøbspriserne (GIP) og ikke AIP.

Spørgsmålet om nødvendighed af ompakning

En central del af sagen var spørgsmålet om, hvorvidt ompakningen var objektivt nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang, som krævet af EF-retten (jf. artikel 28 og 30 i EF-traktaten og EF-domstolens praksis). Paranova anmodede om en syns- og skønsforretning (Gallupundersøgelse) for at belyse, om tillægsetiketterede produkter mødte modvilje i omsætningsleddet og hos slutbrugere. Retten afviste anmodningen med henvisning til Retsplejeloven § 341, da undersøgelsen ikke blev anset for et egnet middel til at bevise manglende effektiv adgang til markedet.

Bevisførelse og argumenter:

• Paranova: Fremførte, at udenlandske pakninger med selvklæbende etiketter kunne forvirre patienter og mødte betydelig modstand blandt apotekere, apotekspersonale og patienter. De henviste til udtalelser fra finske og norske lægemiddelmyndigheder samt vidneforklaringer, der understøttede, at ometiketterede produkter blev opfattet som "ufærdige" eller "uoverskuelige" og vanskelige at sælge.
• Merck: Bestred nødvendigheden af ompakning og anførte, at Paranova ikke havde bevist, at modstanden mod tillægsetiketterede produkter var så stærk, at den afskar reel adgang til markedet. Merck fremhævede, at ompakningen primært tjente kommercielle hensyn, og at Paranovas co-branding (anvendelse af eget logo og dansk flag) var en yderligere krænkelse af Mercks varemærkerettigheder.

Vederlagsberegning

Mercks krav på kr. 686.987 var baseret på 5% af omsætningen i AIP. Paranova argumenterede for, at et eventuelt vederlag skulle beregnes ud fra GIP, hvilket ville resultere i et lavere beløb. Der var enighed om, at AIP fremkom efter et tillæg på ca. 15% til GIP.

Sø- og Handelsretten fandt, at Paranova ikke havde godtgjort, at ompakningen af de parallelimportede lægemidler var nødvendig for at opnå en reel adgang til det danske marked. Retten lagde vægt på, at det ikke var bevist, at modstanden mod tillægsetiketterede produkter var så stærk, at den afskar effektiv markedsadgang.

Rettens afgørelse

• Varemærkekrænkelse: Ompakningen blev anset for uberettiget og udgjorde en krænkelse af Mercks varemærkerettigheder. Merck havde derfor krav på vederlag i henhold til Varemærkeloven § 43, stk. 1.
• Passivitet: Retten fandt ikke, at Merck havde udvist retsfortabende passivitet.
• Vederlagets størrelse: Vederlaget blev fastsat til 5% af Paranovas omsætning, men beregnet ud fra grossistindkøbsprisen (GIP) i stedet for apoteksindkøbsprisen (AIP). Dette resulterede i et beløb på kr. 597.380 (686.987 / 1.15).
• Forrentning og sagsomkostninger: Beløbet på kr. 597.380 skulle forrentes fra den 27. september 2001, da kravet om forrentning først blev fremsat ved processkrift på denne dato. Paranova A/S blev desuden dømt til at betale kr. 40.400 i sagsomkostninger til Merck.

Tabel over krav og afgørelse:

Retten fandt det ikke nødvendigt at tage stilling til, om ompakningen i øvrigt var uberettiget ved at være vildledende eller indeholde uberettiget co-branding, da den allerede var uberettiget på grund af manglende nødvendighed.