Sag om retsstridig co-branding ved parallelimport af lægemidler

Sagen omhandlede berettigelsen af en parallelimportørs co-branding af lægemidler i Danmark. Sagsøger, Sanofi-aventis Danmark A/S (herefter Sanofi), producerer de omhandlede lægemidler. Sagsøgte 1, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S (tidligere Orifarm A/S, herefter Orifarm), markedsfører lægemidlerne, efter at sagsøgte 2, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (tidligere Medipack A/S, herefter Ompakningsselskabet), har ompakket eller tillægsetiketteret dem. Sagsøgte 3, Habico ApS, Orifarm-koncernens moderselskab, blev frafaldet fra sagen.

Tvisten

Sanofi gjorde gældende, at Orifarms brug af egne mærker, herunder ordmærket "Orifarm" og et trekantslogo, i kombination med Sanofis varemærker på ompakkede og tillægsetiketterede lægemidler var uberettiget. Dette omfattede både ydre og indre pakninger samt markedsføring på internettet. Sanofi mente, at co-brandingen skabte vildfarelse om produkternes oprindelse og skadede Sanofis varemærkerettigheder.

Orifarm anførte, at co-brandingen primært var motiveret af patientsikkerhedsmæssige hensyn for at adskille deres produkter fra andre parallelimportørers og originalproducentens. De hævdede, at Sanofi havde udvist passivitet ved ikke at gøre indsigelse tidligere, på trods af at Orifarm havde foretaget behørig notifikation og fremsendt prøvepakninger.

Sagsøgers påstande

Sanofi nedlagde påstand om, at Ompakningsselskabet og Orifarm skulle anerkende, at de var uberettigede til at ompakke, tillægsetiketterere, markedsføre og sælge lægemidlerne med deres branding på ydre og indre pakninger. Desuden skulle Orifarm anerkende, at de var uberettigede til at markedsføre lægemidlerne på internettet med Sanofis ordvaremærker i kombination med Orifarms figurvaremærker. Endelig krævede Sanofi betaling af 1.908.360 kr. i erstatning med tillæg af procesrente.

Sagsøgtes anbringender

Orifarm og Ompakningsselskabet nedlagde påstand om frifindelse. De fastholdt, at co-brandingen var nødvendig af patientsikkerhedsmæssige årsager og ikke udgjorde en kommerciel fordel. De henviste til, at nyere EF-domstolspraksis, herunder "Boehringer II"-dommen, ændrede grundlaget for vurderingen af co-branding, og at tidligere dansk retspraksis om "nødvendighedskriteriet" ikke længere var gældende. De fremhævede Sanofis passivitet som en afgørende faktor for sagens udfald.

Sø- og Handelsretten fandt, at Orifarms co-branding af de parallelimporterede lægemidler var uberettiget og udgjorde en krænkelse af Sanofis varemærkerettigheder og markedsføringsretlige principper.

Rettens vurdering

Retten henviste til EF-domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 ("Boehringer II"), som fastslår, at betingelsen om nødvendig ompakning kun gælder for selve ompakningen, ikke for udformningen af det ompakkede produkt. Dommen angiver, at parallelimportørens brug af eget varemærke eller logo sammen med producentens (co-branding) i princippet kan skade varemærkets omdømme, og at det er op til national ret at vurdere dette, jf. præmisserne 45 og 46.

Retten vurderede, at Orifarms brug af navnet "Orifarm" i logotyper og trekantslogoet havde en så fremtrædende placering på pakningerne, at det indikerede en særlig tilknytning til Sanofi og Sanofis varemærker. Denne tilknytning blev ikke anset for at være nødvendiggjort eller tilstrækkeligt begrundet. Retten fandt, at dette udgjorde en overtrædelse af Varemærkeloven § 4, stk. 1 og Markedsføringsloven § 1. Desuden fandt retten, at tillægsetiketteringen af Proctosedyl rektalsalve, som fremstod "ufærdig" og af "ringe kvalitet", udgjorde en overtrædelse af Varemærkeloven § 6, stk. 2.

Med hensyn til internetmarkedsføringen fandt retten, at Orifarms brug af Sanofis varemærker på sin hjemmeside i en periode af kortere varighed var uberettiget.

Afgørelse om påstande

Retten tog Sanofis påstande 1-7 til følge, hvilket betyder, at Ompakningsselskabet og Orifarm blev tilpligtet at anerkende, at de var uberettigede til at ompakke, tillægsetiketterere, markedsføre og sælge lægemidlerne med deres branding på ydre og indre pakninger, samt at markedsføre lægemidlerne på internettet med co-branding.

Erstatning og omkostninger

Sanofis vederlagskrav på 1.908.360 kr. blev taget til følge med 1.500.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 11. juli 2001. Reduktionen skyldtes Sanofis passivitet, idet retten fandt, at Sanofis indsigelse og sagsanlæg blev iværksat sent i forhold til Orifarms markedsføring, jf. Varemærkeloven § 9.

Ompakningsselskabet blev fundet medansvarlig for krænkelserne og hæfter in solidum med Orifarm for vederlagskravet.

I sagsomkostninger blev Ompakningsselskabet og Handelsselskabet tilpligtet at betale 150.000 kr. til Sanofi-aventis Danmark A/S. Sanofi-aventis Danmark A/S blev tilpligtet at betale 65.000 kr. i sagsomkostninger til Habico ApS.

Sagen har været anket til Højesteret (HR 40/08) og sagen er sluttet i Højesteret den 21. september 2009.