Varemærkekrænkelse: TDC Forlag A/S mod Medieforlaget Danmark A/S vedrørende FAGBOG-varemærket

Sagen omhandler en tvist mellem TDC Forlag A/S (TDC) og Medieforlaget Danmark A/S (Medieforlaget) vedrørende påstået varemærkekrænkelse. TDC, en mangeårig udgiver af erhvervskataloger under mærket "FAGBOG", søgte at forbyde Medieforlaget at anvende betegnelserne "IT-Fagbogen", "IT-Fagbogen ApS", domænenavnet www.itfagbogen.dk og søgeordet "fagbog" i forbindelse med Medieforlagets online erhvervskatalog.

TDC's Varemærke og Produkter

TDC og dets forgængere har siden 1890 udgivet kataloger med rubrikannoncer, som fra 1919 blev betegnet "TELEFONFAGBOG" og senere "FAGBOG" eller "FAGBOGEN". I 1994 introducerede TDC "Fagbog Danmark" som en indkøbsguide for erhvervslivet. TDC registrerede "Fagbog A/S" som selskabsnavn i 1996 og domænenavnene fag-bog.dk og fagbogen.dk i 1997. Fra 1996 markedsførte TDC også regionale fagbøger under paraplymærket "De Gule Sider". I 1998 blev fagbøgerne tilgængelige på Internettet og udgivet på CD-rom.

Den 24. januar 2000 fik TDC registreret ordmærket "FAGBOG" for bl.a. telefonbøger på elektroniske medier (klasse 09), trykte telefonbøger (klasse 16), annonce- og reklamevirksomhed (klasse 35) og telefonservice (klasse 38) på baggrund af indarbejdelse. Ansøgningen var indgivet den 11. juli 1995.

Medieforlagets Forretningskendetegn og Produkt

Medieforlaget blev stiftet i 1997 og registrerede i marts 1998 "IT-Fagbogen ApS" som binavn. I januar 1999 konstaterede TDC, at Medieforlaget markedsførte et register over danske virksomheder på Internettet under betegnelsen "IT-Fagbogen". Dette register havde en søgefunktion, der lignede TDC's. En fogedret kendelse af 29. juni 1999 forbød Medieforlaget at anvende "IT-Fagbogen" i forbindelse med udgivelse af en telefonbog på Internettet og som binavn. Efter forbuddet anvendte Medieforlaget domænenavnet www.itfagbogen.dk og "fagbog" som søgeord for sin hjemmeside. Medieforlaget ændrede senere navnet til "IT-Bogen" som følge af fogedforbuddet.

Parternes Anbringender

TDC's påstande:

• Forbud mod Medieforlagets brug af "IT-Fagbogen" (som navn, binavn, domænenavn og søgeord).
• Erstatning på 100.000 kr.
• Stadfæstelse af fogedforbuddet.

TDC gjorde gældende, at "FAGBOG" har fornødent særpræg og ikke er beskrivende, hvilket understøttes af registreringen på baggrund af indarbejdelse. Medieforlagets brug af de nævnte betegnelser krænker TDC's rettigheder til "FAGBOG" som varemærke, forretningskendetegn og selskabsnavn, og udgør en overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1. Der er lighed mellem produkter og målgrupper, og tilføjelsen "IT" er ikke tilstrækkelig til at adskille mærkerne, hvilket skaber forvekslingsrisiko. Medieforlaget har forsætligt eller uagtsomt krænket TDC's varemærkeret og skal betale vederlag og erstatning, jf. Varemærkeloven § 43.

Medieforlagets påstande:

• Frifindelse for TDC's påstande.
• Sletning af TDC's varemærkeregistrering af "FAGBOG".
• Erstatning på 600.000 kr. fra TDC.

Medieforlaget gjorde gældende, at "FAGBOG" er en artsbetegnelse uden særpræg, der tilhører det almindelige sproglige fælleseje, og derfor ikke kan beskyttes som varemærke, jf. Varemærkeloven § 13. Ordet er degenereret og kan ikke beskyttes. Medieforlagets brug af "IT-Fagbogen" m.v. krænker derfor ikke TDC's rettigheder. Mærkerne er ikke forvekslelige, og TDC har ikke dokumenteret forveksling. Fogedforbuddet er nedlagt med urette og skal ophæves. Medieforlagets erstatningskrav på 600.000 kr. dækker udgifter til navneændring og omsætningsnedgang.

Sø- og Handelsretten fandt, at TDC's ordmærke "FAGBOG" var gyldigt registreret den 24. januar 2000 på baggrund af indarbejdelse, med virkning fra ansøgningsdatoen den 11. juli 1995, jf. Varemærkeloven § 26 og § 12. Medieforlaget havde ikke gjort indsigelse mod registreringen og skulle respektere den, medmindre den ophæves efter Varemærkeloven §§ 28-29.

Rettens Vurdering af Varemærkets Særpræg

Retten fastslog, at "FAGBOG" ikke mangler særpræg, især ikke for elektroniske medier. Medieforlaget havde ikke dokumenteret degeneration af mærket siden registreringen, eller at Medieforlaget havde taget navnet i brug først, jf. Varemærkeloven § 28, stk. 2 og § 28, stk. 5. Medieforlaget skulle derfor respektere TDC's varemærkeret.

Krænkelse og Forvekslingsfare

Medieforlagets anvendelse af "IT-Fagbogen" for lignende varer og tjenesteydelser udgjorde en krænkelse af TDC's registrerede og ibrugtagne mærke og var egnet til at skabe forveksling. Dette gjaldt også for brugen af "IT-Fagbogen ApS" som binavn, www.itfagbogen.dk som domænenavn og "fagbog" som søgeord. Retten lagde til grund, at Medieforlaget var eller burde have været bekendt med TDC's brug af "FAGBOG" i 1999. Medieforlaget havde fortsat anvendt "IT-Fagbogen" og "fagbog" som søgeord efter fogedforbuddet, hvilket udgjorde en overtrædelse af Varemærkeloven § 43.

Afgørelse og Konsekvenser

Retten traf følgende afgørelse:

Medieforlaget blev forbudt at anvende de omstridte betegnelser og domænenavnet. Fogedrettens forbud af 29. juni 1999 blev stadfæstet. Medieforlaget skulle inden 14 dage betale 50.000 kr. i erstatning og vederlag til TDC med procesrente fra 8. juli 1999, samt 50.000 kr. i sagsomkostninger til TDC. TDC blev frifundet for Medieforlagets selvstændige påstande.