Sag om parallelimport af Deprakine: Ompakning, ommærkning og co-branding

Sagen omhandlede parallelimport af lægemidler, hvor sagsøgerne (Sanofi) som varemærkeindehavere anfægtede sagsøgtes (Orifarm) praksis med ompakning, ommærkning og co-branding af deres produkter. Sanofi gjorde gældende, at Orifarms handlinger udgjorde varemærkekrænkelser og var i strid med markedsføringsloven, og krævede anerkendelse af uberettiget brug samt vederlag.

Sagens Parter og Baggrund

Sagsøgerne, samlet betegnet som Sanofi, er indehavere af varemærket DEPRAKINE® i Danmark. Sagsøgte og de adciterede, samlet betegnet som Orifarm, er parallelimportører. Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S (tidl. Orifarm A/S) stod for markedsføring, og Medipack A/S for indkøb og ompakning. Sanofi gjorde indsigelse mod Orifarms anvendelse af egne designelementer (trekantdråbe-design og bjælke-design), ommærkning af produktnavne (f.eks. fra DEPAKINE CRONO® til DEPRAKINE® RETARD) og anbringelse af Orifarms firmanavn og figurvaremærke på pakningerne.

Sanofis Påstande

Sanofi fremsatte ni påstande, der primært omhandlede anerkendelse af uberettiget brug af varemærket DEPRAKINE® på pakninger med Orifarms design, ophør med at anbringe varemærket DEPAKINE® på visse pakninger, anerkendelse af uberettiget ommærkning af produkter og ophør hermed, samt anerkendelse af uberettiget anbringelse af Orifarms firmanavn og figurvaremærke. Herudover krævede Sanofi vederlag for indgreb i deres varemærkerettigheder, henholdsvis 500.000 kr. og 200.000 kr.

Orifarms Forsvar

Orifarm påstod frifindelse og argumenterede for, at ompakning og ommærkning var objektivt nødvendig for at opnå effektiv adgang til det danske marked. Dette skyldtes Sanofis brug af forskellige pakningsstørrelser og navne i eksport- og importlandene, hvilket ifølge Orifarm skabte en kunstig opdeling af markedet. Orifarm anførte desuden, at:

• Bundtning af pakninger ikke var en realistisk eller hensigtsmæssig løsning, da det ville føre til en rodet og uhomogen præsentation, potentielt i strid med mærkningsbekendtgørelsen og medførende sundhedsrisici.
• Der havde været en mundtlig aftale med Synthélabo (nu Sanofi) om direkte leverancer og godkendelse af Orifarms pakninger.
• Sanofi havde udvist betydelig passivitet ved at vente længe med at forfølge deres krav, hvilket burde medføre tab af rettigheder eller begrænsning af vederlag.
• Anvendelsen af egne grafiske elementer og firmanavn på pakningerne var tilladt som farmaceutiske markører og ikke varemærker, og at det ikke medførte vildledning eller udvanding af Sanofis varemærke.

Juridiske Argumenter

Sagen involverede fortolkning af EU-retspraksis vedrørende parallelimport af lægemidler, herunder "nødvendighedskriteriet" for ompakning og ommærkning. Sanofi henviste til Varemærkeloven § 4 og Markedsføringsloven § 1 og § 5 som grundlag for krænkelserne, samt Varemærkeloven § 43 og Markedsføringsloven § 13, stk. 2 for vederlag og erstatning. Orifarm bestred krænkelserne og henviste til, at deres handlinger var nødvendige for at opnå markedsadgang, og at Sanofis passivitet burde begrænse deres krav.

Sø- og Handelsretten fandt, at Orifarm i visse tilfælde havde krænket Sanofis varemærkerettigheder og handlet i strid med markedsføringsloven.

Rettens Vurdering af Ompakning

Retten lagde til grund, at Orifarm var berettiget til at ompakke produkter i tilfælde, hvor pakningsstørrelsen i eksportlandet afveg fra den danske markedsstandard (dvs. andet forhold end 1:1). Orifarm var derimod ikke berettiget til at foretage 1:1 ompakning.

Rettens Vurdering af Co-branding og Ommærkning

Retten fastslog, at Orifarm ikke var berettiget til at anbringe deres "trekantdråbe-design", "bjælke-design" eller deres firmanavn og varemærke "Orifarm" med særlig skrift på de ompakkede produkter. Disse anbringelser blev ikke anset for at være nødvendige for at sikre en reel adgang til markedet og udgjorde et utilstrækkeligt begrundet indgreb i Sanofis varemærkerettigheder. Retten fandt, at anbringelsen af Orifarms navn på yderpakningen alene tjente Orifarms kommercielle interesse og var i strid med princippet om, at indgreb i varemærkerettigheder skal være så begrænsede som muligt.

Vedrørende ommærkning fra DEPAKINE® CRONO/CHRONO® til DEPRAKINE® RETARD fandt retten, at Orifarm ikke havde godtgjort særlige omstændigheder, der berettigede disse navneændringer.

Rettens Vurdering af Bundtning og Aftale

Retten afviste Sanofis påstand om, at Orifarm skulle have foretaget bundtning i stedet for ompakning. Retten tiltrådte Orifarms argumentation om, at et krav om bundtning ikke i alle tilfælde er foreneligt med mærkningsbekendtgørelsen, og at bundtning kunne føre til en rodet og inadækvat præsentation, der hindrede effektiv markedsadgang.

Den påståede aftale mellem Orifarm og Synthélabo blev ikke anset for tilstrækkeligt godtgjort og vedrørte desuden andre produkter end dem, sagen omhandlede.

Passivitet og Vederlag

Retten fandt, at Sanofi havde udvist betydelig passivitet ved at vente 32 måneder med at forfølge deres krav. Denne passivitet begrænsede dog ikke Sanofis varemærkerettigheder indholdsmæssigt, men medførte en begrænsning af Sanofis krav på vederlag.

Afgørelse og Tilkendte Beløb

Retten kendte for ret:

• Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation, Orifarm A/S og Medipack A/S skal anerkende, at de uberettiget har anbragt varemærket DEPRAKINE® på pakninger med trekantdråbe-design (påstand 1) og bjælke-design (påstand 2).
• Orifarm A/S og Medipack A/S skal ophøre med at anbringe varemærket DEPAKINE® på pakninger med "bjælke-design" (påstand 3).
• Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation, Orifarm A/S og Medipack A/S skal anerkende, at de uberettiget har ommærket produkter fra DEPAKINE CRONO®/CHRONO® til DEPAKINE® RETARD (påstand 4), og Orifarm A/S og Medipack A/S skal ophøre hermed (påstand 5).
• Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation, Orifarm A/S og Medipack A/S skal anerkende, at de uberettiget har anbragt Orifarms firmanavn og varemærke "Orifarm" (påstand 6), og Orifarm A/S og Medipack A/S skal ophøre med at anbringe figurvaremærket Orifarm (påstand 7).

Retten tilkendte Sanofi vederlag som følger:

Medipack A/S blev fundet medansvarlig for krænkelserne. Orifarm (Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation, Orifarm A/S og Medipack A/S) blev pålagt at betale 75.000 kr. i sagsomkostninger til Sanofi.