Sag om parallelimporterede lægemidler: Ulovlig co-branding og mangelfuld angivelse af ompakker
Dato
31. marts 2008
Eksterne links
Læs hele sagenDokument
Dommere
Aksel GybelAllan Suhrke
Parter
modadciterede Paranova Danmark A/S (advokat Kim Jensen)
Sagen omhandlede parallelimport, ompakning og markedsføring af 24 lægemiddelprodukter fra Merck & Co. Inc. (herefter "Merck") af Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S (herefter samlet "Paranova"). Merck påstod, at Paranova havde krænket Mercks varemærkerettigheder ved at anbringe Paranovas forretningskendetegn (co-branding) på Mercks emballage, ved at anføre ukorrekte oplysninger om ompakkeren, ved manglende forudgående notifikation af pakningsændringer, og ved at ompakke produkter, der kunne have været sampakket.
Mercks påstande
Merck nedlagde påstand om, at Paranova skulle anerkende at have gjort indgreb i Mercks varemærker (Mevacor, Proscar, Sinemet, Zocor og Timpilo) ved co-branding på 13 specifikke produkter (nr. 1-6, 8, 11-12, 14-15, 24), og at Paranova skulle ophøre hermed. Endvidere krævede Merck vederlag/erstatning på 4.612.067 kr. fra Paranova Pack A/S, med procesrente fra 18. juli 2003, og at Paranova Danmark A/S skulle hæfte in solidum for 3.725.670 kr. af dette beløb.
Paranovas argumenter
Paranova påstod frifindelse og gjorde gældende, at der ikke var sket varemærkekrænkelse. Paranova anførte, at:
- EF-domstolen behandler co-branding og de-branding ens, og at Paranovas kendetegn ikke skadede Mercks varemærke eller omdømme, da emballagen opfyldte krav om angivelse af producent og ompakker.
- Anvendelsen af Mercks farvekombination var nødvendig for at beskytte forbrugerne mod forveksling og udgjorde ikke en krænkelse, da Merck ikke havde eneret til farverne.
- Ompakning var nødvendig for at opnå effektiv markedsadgang, og sampakning var ikke altid forenelig med mærkningsbekendtgørelsen.
- Der var foretaget behørig notifikation for mange produkter, og Merck havde ikke protesteret tidligere.
- Mercks krav var forældet eller bortfaldet på grund af passivitet, da Merck længe havde kendt til Paranovas markedsføring og ompakning.
Sagens baggrund
Merck er indehaver af ordmærkerne Mevacor, Zocor, Proscar, Timpilo og Sinemet samt et EU-registreret figurmærke bestående af mørkegrå og grønne parallelle striber. Paranova parallelimporterede, ompakkede og markedsførte Mercks lægemidler. Tvisten omhandlede Paranovas anvendelse af eget logo (pentagonlogo, logotypes, dansk pilleflag) og farvede kantstriber på yderpakninger og indlægssedler, samt angivelse af importør/ompakker. For visse produkter (nr. 18-23) havde Paranova fjernet Mercks varemærke og anvendt det generiske navn (de-branding).
Sø- og Handelsretten tog stilling til, om Paranova havde krænket Mercks varemærkerettigheder i henhold til Varemærkeloven § 4 og om Merck havde rimelig grund til at modsætte sig markedsføringen i henhold til Varemærkeloven § 6, stk. 2.
Rettens vurdering af varemærkekrænkelser
Retten fandt, at EF-domstolens praksis (herunder Boehringer II-dommen) fastlægger betingelserne for parallelimportørers ompakning og tillægsetikettering af lægemidler. Det er den nationale domstols opgave at vurdere, om co-branding skader varemærkets omdømme. Retten lagde vægt på, at bevisbyrden for skade på varemærkets omdømme påhviler varemærkeindehaveren, men at denne bevisbyrde var løftet alene ved fremlæggelse af Paranovas pakningsdesign.
Retten traf følgende afgørelser vedrørende de forskellige typer af krænkelser:
| Krænkelsestype | Produktnumre | Rettens afgørelse (påstand 1) | Vederlagssats | Begrundelse |
|---|---|---|---|---|
| Co-branding (Paranovas kendetegn med Mercks varemærker) | 1-6, 8, 11-12, 14-15, 24 | Medhold (påbud givet) | 5% af GIP | Paranovas markante anvendelse af egne logoer m.v. sammen med Mercks varemærker giver forbrugerne indtryk af en kommerciel forbindelse, hvilket skader Mercks varemærkers og Mercks omdømme. |
| De-branding (fjernelse af varemærke, brug af generisk navn) | 18-23 | Ikke medhold (påbud afvist), men vederlag | 5% af GIP | Anvendelse af kantstriber i Mercks farver er ikke en krænkelse i sig selv. Krænkelsen skyldes alene ukorrekt angivelse af ompakker. |
| Ukorrekt ompakkerangivelse | 7, 10, 9, 13, 16, 17 (ometiketterede produkter) | Ikke medhold (påbud afvist), men vederlag | 2% af GIP | Paranova Danmark var anført som ompakker, men Paranova Pack var den rette. Dette udgør en krænkelse af Mercks rettigheder. Co-branding på indlægssedler eller bagsiden af emballagen blev ikke fundet krænkende i sig selv. |
| Co-branding på beholdere | 16, 17 (Timpilo/Timpilo Forte beholdere) | Indgår i vederlag for 2% gruppen | 2% af GIP | Paranovas anbringelse af navn med logotypes i umiddelbar tilknytning til Mercks varemærke forstærker indtryk af en sammenhæng. Ometiketteringen blev ikke fundet sjusket eller ufærdig. |
| Manglende forudgående notifikation | 1-6, 8, 11-12, 14-15, 18-23 | Medhold (indgår i vederlag) | 5% af GIP | Paranova havde ikke foretaget behørig forudgående underretning af Merck om ændring af pakningsdesign. |
| Sampakning vs. ompakning | 1, 2, 3, 11, 14, 15 | Paranova berettiget til ompakning | N/A | Merck havde ikke godtgjort, at sampakning var mulig og forenelig med mærkningsbekendtgørelsen. |
Forældelse og passivitet
Retten fandt ikke, at Mercks krav var bortfaldet som følge af forældelse eller rettighedsfortabende passivitet. Mercks viden fra andre sager i udlandet blev ikke anset for tilstrækkelig til at lade kravene bortfalde.
Tilkendte beløb
- Vederlag/erstatning: Paranova Pack A/S tilpligtes at betale 4.159.067 kr. med procesrente fra 18. juli 2003. Paranova Danmark A/S tilpligtes at hæfte in solidum med Paranova Pack A/S for 3.316.917 kr. af dette beløb med procesrente fra samme dato.
- Sagsomkostninger: Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S tilpligtes at betale 337.200 kr. i sagsomkostninger (180.000 kr. til sagsomkostninger, 150.000 kr. i retsafgift og 7.200 kr. til udgifter til ekstrakt og materialesamling), forrentet efter Renteloven § 8a.
Sagen er ført sammen med V-0087-03.Sagen er anket til Højesteret (HR 135/08) den 8. april 2008 og hævet/afgjort den 26. august 2011.
Lignende afgørelser
