Varemærkekrænkelse ved én-til-én ompakning af parallel importerede lægemidler

Sagen omhandlede et vederlagskrav fra F. Hoffmann-La Roche AG og Roche A/S (herefter Roche) mod Paranova A/S (herefter Paranova) på 1.600.000 kr. for påståede varemærkekrænkelser. Krænkelserne skulle være sket ved Paranovas parallelimport og efterfølgende "én til én" ompakning af Roches medicinalprodukter i perioden 1. januar 1996 til 31. december 1999, hvorved Roches varemærkerettigheder angiveligt blev krænket.

Sagsøgers påstand og anbringender

Roche påstod, at Paranova skulle tilpligtes at betale 1.600.000 kr. i vederlag for indgreb i Roches varemærkerettigheder for en række produkter, herunder Bezalip, Madopar, Marcoumar, Neotigason, Rivotril, Roaccutan, Rohypnol og Valium. Roche anførte:

• Det er fast retspraksis, at parallelimportørens "én til én" ompakning er en krænkelse af producentens varemærkeret, medmindre ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importlandet.
• Paranova havde generelt foretaget "én til én" ompakning af Roches produkter i den pågældende periode.
• Roche havde ikke konkret dokumentation for omfanget af Paranovas "én til én" ompakninger, da Paranova nægtede at oplyse indkøbslande, og Roche ikke fik aktindsigt i Lægemiddelstyrelsens oplysninger.
• Roche baserede sit vederlagskrav på en hypotetisk opgørelse (bilag 13), der antog, at Paranova havde købt produkterne i de billigste lande, hvor de var tilgængelige i samme pakningsstørrelser som i Danmark.
• Paranovas tilbageholdelse af oplysninger om indkøbslande og batchnumre skulle komme Paranova processuelt til skade.
• Roche bestred, at de havde udvist retsfortabende passivitet.
• For produktet Didronate, hvor Procter & Gamble er varemærkeindehaver, gjorde Roche gældende, at de var påtaleberettiget i kraft af en distributionsaftale.

Sagsøgtes påstand og anbringender

Paranova påstod principalt frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Paranova anførte:

• "Én til én" ompakning var nødvendig for at opnå effektiv adgang til det danske marked, da der var modvilje mod tillægsetiketterede pakninger blandt apoteker og patienter.
• Roche havde bevisbyrden for de påståede krænkelser og havde ikke løftet denne.
• Rigtigheden af oplysningerne i Roches bilag 13 blev bestridt, med henvisning til faktuelle fejl vedrørende indkøbslande og pakningsstørrelser.
• Specifikt for Bezalip 200 mg tabletter (100 stk.) og Bezalip Retard 400 mg depottabletter (100 stk.) i Frankrig, var disse kun tilgængelige som hospitalspakninger og dermed ikke for parallelimportører.
• For Didronate bestred Paranova Roches påtaleberettigelse, da Procter & Gamble var den reelle varemærkeindehaver.
• Paranova erkendte dog at have foretaget "én til én" ompakning af Bezalip Retard 400 mg tabletter (30 stk.) og Madopar 250 mg tabletter (100 stk.).
• Paranova mente, at et eventuelt vederlag maksimalt burde udgøre 1 % af omsætningen, da ompakningerne fandt sted i en periode, hvor retspraksis tillod ompakning, og Paranova ikke havde handlet forsætligt eller uagtsomt.

Rettens bemærkninger og bevisvurdering

Retten fandt, at Paranova ikke havde godtgjort, at "én til én" ompakning var nødvendig for effektiv markedsadgang. Roche havde bevisbyrden for krænkelserne. Selvom Roches dokumentation (bilag 13) var svækket af fejl og manglende underbilag, skabte den en formodning, som Paranova ikke tilstrækkeligt havde modbevist. Retten lagde vægt på, at Paranova ikke havde fremlagt de relevante oplysninger, som de var i besiddelse af.

Retten vurderede de enkelte produkter:

• Bezalip 200 mg tabletter (100 stk.), Bezalip Retard 400 mg depottabletter (100 stk.) og Valium 5 mg tabletter (100 stk.): Retten fandt det sandsynliggjort, at Paranova ikke havde ompakket disse "én til én", da de primært var hospitalspakninger og ikke let tilgængelige for parallelimportører.
• Didronate: Retten afviste Roches krav vedrørende Didronate, da det var ubestridt, at Procter & Gamble var varemærkeindehaver, og Roches aftale med Procter & Gamble ikke dokumenterede Roches ret til at påtale varemærkekrænkelser.
• Bezalip Retard 400 mg tabletter (30 stk.) og Madopar 250 mg tabletter (100 stk.): Paranova havde erkendt "én til én" ompakning af disse produkter.
• Øvrige produkter: Paranovas indsigelser mod bilag 13 for de øvrige produkter blev tilsidesat som udokumenterede.

Sø- og Handelsretten dømte Paranova A/S til at betale 200.000 kr. i vederlag til F. Hoffmann-La Roche AG og Roche A/S med tillæg af procesrente fra den 12. marts 2001 samt 23.000 kr. i sagsomkostninger.

Retten fandt, at Paranova i et større omfang end erkendt havde krænket Roches varemærkerettigheder ved at foretage "én til én" ompakninger af parallelimportede produkter. Retten lagde til grund, at Paranovas ompakning var retsstridig, og at Roche havde krav på vederlag i henhold til Varemærkeloven § 43, stk. 1. Vederlaget blev fastsat skønsmæssigt til 200.000 kr., idet der blev taget hensyn til sagens omstændigheder, herunder Paranovas manglende vilje til at fremlægge relevante oplysninger.

Retten afviste Roches krav vedrørende produkterne Bezalip 200 mg tabletter (100 stk.), Bezalip Retard 400 mg depottabletter (100 stk.) og Valium 5 mg tabletter (100 stk.), da det blev anset for sandsynligt, at Paranova ikke havde ompakket disse "én til én" grundet deres status som hospitalspakninger. Kravet vedrørende Didronate blev også afvist, da Roche ikke blev anset for at være påtaleberettiget varemærkeindehaver.