Sag om varemærkeret: TIVOLI A/S mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker vedrørende registrering af THOMAS TIVOLI

Sagen omhandlede en tvist mellem TIVOLI A/S (herefter Tivoli) og Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) vedrørende registreringen af ordmærket "THOMAS TIVOLI" for tjenesteydelser i vareklasse 41. Tivoli, der er indehaver af de velkendte ord- og figurmærker "TIVOLI", påstod principalt, at "THOMAS TIVOLI" skulle slettes fra varemærkeregistret, og subsidiært, at varefortegnelsen skulle begrænses.

Baggrund for Sagen

Tivoli er indehaver af det registrerede ordmærke "TIVOLI" (VR 1976 00592) og figurmærket "TIVOLI" (VR 1976 00591) for næsten alle vareklasser, herunder vareklasse 41, der omfatter "Opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, artistbureauer, ... cirkusvirksomhed, ... forlystelsesparker ...". Tivoli har dokumenteret en meget høj kendskabsgrad og anerkendes som et "Powerbrand" og et af Danmarks stærkeste varemærker.

Det norske selskab Thomas Tivoli AS, der driver omrejsende forlystelsesetablissementer, fik i 2003 registreret ordmærket "THOMAS TIVOLI" (VR 2003 01067) i vareklasse 41 for "Underholdningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser som relaterer til tivoli, cirkus, teater, dyreparker, forlystelsesparker, fritidsanlæg og byfester; ...".

Konfliktens Kerne

Tivoli gjorde indsigelse mod registreringen af "THOMAS TIVOLI". Patent- og Varemærkestyrelsen afviste indsigelsen, hvilket Tivoli påklagede til Ankenævnet. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen med henvisning til, at hensynet til "friholdelsesbehovet" – altså behovet for, at andre erhvervsdrivende kan benytte ordet "tivoli" i dets generiske betydning – kunne tillægges vægt ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for et indarbejdet velkendt varemærke, når det ældre mærke anvendes deskriptivt i det yngre mærke.

Sagen omhandlede i høj grad fortolkningen af EU-Domstolens dom i sag C-102/07 (Adidas – Marca Mode), som omhandler "friholdelsesbehovets" relevans for varemærkerettigheder. Tivoli argumenterede for, at Ankenævnet havde misforstået Adidas-dommen, og at "friholdelsesbehovet" ikke er relevant i en registreringssituation, men kun ved faktisk brug i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Tivoli fremhævede, at en fuldstændig optagelse af et velkendt varemærke i et andet udgør en krænkelse, og at Tivolis mærke er så velkendt, at enhver brug må anses for utilbørlig og egnet til at udvande mærket.

Ankenævnet fastholdt, at vurderingen af forvekslelighed i en registreringssituation sker efter Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2, og for velkendte mærker efter Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1. De mente, at Tivoli ikke havde løftet bevisbyrden for utilbørlig udnyttelse eller skade på mærkets særpræg/renommé, da "tivoli" i "THOMAS TIVOLI" anvendes generisk som "forlystelsespark".

Sø- og Handelsretten fandt, at varemærket TIVOLI er velkendt. Ved vurderingen af forvekslelighed mellem "TIVOLI" og "THOMAS TIVOLI" lagde retten vægt på følgende:

• Mærkernes udformning: "TIVOLI" er ét ord, mens "THOMAS TIVOLI" består af to ord, hvor "THOMAS" er den dominerende del.
• Generisk betydning: Orddelen "TIVOLI" i "THOMAS TIVOLI" blev anset for at være anvendt i generisk betydning, svarende til "forlystelsespark", og dermed deskriptiv for den virksomhed (omrejsende tivoli), som Thomas Tivoli AS driver.
• Særpræg: Mærket "TIVOLI" blev anset for svagt specifikt for tjenesteydelsen forlystelsespark mv., og retten fandt ikke, at det havde særpræg i klasse 41 i den generiske betydning.
• Friholdelsesbehov: Retten vurderede, at "friholdelsesbehovet" var relevant, og at det ikke var sandsynligt, at forbrugeren ville tro, der var en sammenhæng mellem "THOMAS TIVOLI" (et omrejsende tivoli) og det navnkundige forlystelsesetablissement i København.

Retten fandt derfor ikke grundlag for at nægte registreringen af "THOMAS TIVOLI" efter Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2. Ligeledes fandt retten ikke sandsynliggjort, at brugen af "THOMAS TIVOLI" ville medføre utilbørlig udnyttelse eller skade på Tivolis særpræg eller renommé, da "tivoli" anvendes deskriptivt og generisk, og mange andre anvender ordet "tivoli".

Afgørelse:

• Principale påstand: Ankenævnet for Patenter og Varemærker blev frifundet for Tivolis principale påstand om sletning af varemærket "THOMAS TIVOLI".
• Subsidiære påstand: Ankenævnet blev tilpligtet at begrænse varefortegnelsen for "THOMAS TIVOLI" (VR 2003 01067) til alene at omfatte "tivoli, forlystelsesparker; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser".
• Sagsomkostninger: Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part.