Varemærkeret: Forvekslelighed og utilbørlig udnyttelse af varemærke – ”3 MAX” vs. ”3”

Sagen omhandler Palmerston Limiteds (herefter Palmerston) indsigelse mod registreringen af Nordic Entertainment Group Sweden AB's (herefter NENT) figurmærke "3 MAX" for telekommunikationstjenester i Nice-klasse 38. Palmerston, der er koncernforbundet med 3 Danmark, er indehaver af EU-varemærker for figurmærket "3" (registreret i 2003 og 2007) for telekommunikationsvirksomhed. Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) og Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) havde tidligere stadfæstet registreringen af "3 MAX".

Palmerstons påstande

Palmerston nedlagde påstand om, at Ankenævnet skulle nægte at registrere varemærket "3 MAX" for alle de ansøgte tjenesteydelser i klasse 38, subsidiært for "telekommunikationstjenester" og "information om telekommunikation" i klasse 38. Palmerston anførte primært:

• Eneret til tallet "3": Palmerston har gennem 3 Danmarks kontinuerlige og intensive brug siden 2003 opnået varemærkeret til tallet "3" som sådan (uden figurlige elementer) for telekommunikation/mobiltelefoni i klasse 38. Tallet "3" er stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark og nyder derfor udvidet beskyttelse, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 3.
• Forvekslingsrisiko: "3 MAX" er forveksleligt med Palmerstons "3"-varemærker, da ydelserne er identiske (klasse 38), og der er en høj grad af mærkelighed, især med det dominerende element "3". Dette udgør en registreringshindring efter Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.
• Utilbørlig udnyttelse: Brugen af "3 MAX" vil medføre en utilbørlig udnyttelse af særpræget og renomméet for Palmerstons velkendte "3"-varemærker, da forbrugere vil opfatte "3 MAX" som et "sub-brand". Dette er en registreringshindring efter Varemærkeloven § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1.
• Bevis for velkendthed: Fremlagte markedsundersøgelser (YouGov BrandIndex, Kantar Public/Gallup) og omfattende markedsføringsudgifter dokumenterer, at tallet "3" er velkendt for telekommunikation i Danmark og associeres med 3 Danmark.

Ankenævnets påstande

Ankenævnet nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning. Ankenævnet anførte:

• Ingen forvekslingsrisiko: Beskyttelsen af Palmerstons "3"-varemærker er snævert knyttet til den specifikke figurative udformning af tallet "3". Der kan ikke tillægges Palmerston eneret til tallet "3" som sådan. Visuelt adskiller "3 MAX" sig væsentligt fra Palmerstons mærker, og der er ingen risiko for forveksling, jf. Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.
• Ingen sammenhæng/utilbørlig udnyttelse: Der skabes ikke en sådan sammenhæng mellem mærkerne, at betingelserne for udvidet beskyttelse af velkendte varemærker er opfyldt, jf. Varemærkeloven § 15, stk. 3, nr. 1.
• Markedsundersøgelsernes relevans: De fremlagte markedsundersøgelser omhandler primært ordmærker og er ikke tilstrækkelige til at tilsidesætte Ankenævnets skønsmæssige vurdering af figurmærkernes lighed og sammenhæng.
• Domstolsprøvelse: Domstolene udviser tilbageholdenhed med at tilsidesætte afgørelser fra Ankenævnet, som er sammensat af sagkyndige medlemmer. Bevisbyrden for at tilsidesætte afgørelsen påhviler Palmerston.

Sø- og Handelsretten frifandt Ankenævnet for Patenter og Varemærker og stadfæstede dermed Ankenævnets afgørelse om at opretholde registreringen af Nordic Entertainment Group Sweden AB's varemærke "3 MAX".

Retten lagde til grund:

• Varemærkernes beskyttelsesomfang: Den dominerende del af Palmerstons varemærker er tallet "3", som er et grundtal. Dette medfører, at varemærkerne har en meget snæver beskyttelse.
• Ingen forvekslingsrisiko: Efter en helhedsvurdering fandt retten, at der ikke er risiko for forveksling mellem Palmerstons varemærker og Nordic Entertainments varemærke "3 MAX". Dette skyldes, at mærkerne adskiller sig væsentligt i deres designmæssige udformning, herunder at ordet "MAX" indgår i Nordic Entertainments mærke, og at "3 MAX" er omsluttet af en cirkel, ligesom de to "3"-taller ikke er ens designede. Retten fandt, at der heller ikke ville være forvekslingsrisiko i forhold til et eventuelt ordmærke bestående af tallet "3", jf. Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2.
• Ingen utilbørlig udnyttelse af velkendt varemærke: Selvom parterne var enige om, at Palmerstons varemærker er velkendte EU-varemærker, fandt retten, at det ikke er sandsynligt, at den gennemsnitlige forbruger vil associere Nordic Entertainments varemærke med Palmerstons varemærker eller et eventuelt ordmærke "3". Derfor er registreringen af "3 MAX" ikke i strid med Varemærkeloven § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1.

På baggrund af ovenstående fandt retten, at der ikke var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets vurdering.

Sagsomkostninger

Palmerston Limited blev pålagt at betale 65.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker til dækning af udgifter til advokatbistand. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.