Sag om parallelimport af lægemidler: Ulovlig co-branding og varemærkekrænkelse ved stribedesign?

Sagen omhandler en tvist mellem lægemiddelproducenten Pfizer ApS (tidligere Pharmacia A/S) og parallelimportørerne Orifarm A/S og Handelsselskabet af 5/1 2002 A/S. Kernen i sagen var parallelimportørernes ret til at ompakke og ometiketterere lægemidler, herunder Pfizers øjendråber XALATAN, med egne designs (trekants- og stribedesign) og den korrekte angivelse af producent og varemærke.

Pfizers påstande

Pfizer nedlagde påstand om forbud mod markedsføring, salg og eksport af parallelimporterede lægemidler, der var ommærket eller ompakket med Orifarms stribe- eller trekantlogo. Derudover krævede Pfizer godtgørelse for brug af deres varemærker i forbindelse med co-branding med både trekants- og stribedesign. Endelig ønskede Pfizer fogedrettens forbud af 14. januar 2002 stadfæstet over for Handelsselskabet.

Orifarm og Handelsselskabets påstande

Orifarm og Handelsselskabet påstod frifindelse og ophævelse af fogedforbuddet som ulovligt. De krævede erstatning fra Pfizer for det ulovligt nedlagte og forfulgte forbud.

Sagens omstændigheder

• Pfizers produkt XALATAN: Lægemidlet XALATAN, der anvendes mod grøn stær, markedsføres af Pfizer med et grønt X i logoform på yderemballagen og flasken. Produktet sælges i 1- og 3-stykspakninger.
• Orifarms ompakning og etikettering: Orifarm parallelimporterede XALATAN fra Frankrig og ompakkede det. De anvendte oprindeligt et trekantdesign og senere et stribedesign på yderemballagen. Flaskerne blev ometiketteret, hvorved det originale varemærke og producentinformation delvist blev dækket eller fjernet.
• Fogedforbuddet: Den 14. januar 2002 nedlagde fogedretten i Odense forbud mod Orifarms markedsføring af XALATAN med stribedesign og pålagde tilbagekaldelse af produkter.
• Co-branding og varemærkeret: Pfizer argumenterede, at Orifarms designs udgjorde ulovlig co-branding, der skadede Pfizers varemærke og omdømme ved at skabe forvirring om produktets oprindelse. De henviste til tidligere retspraksis, der underkendte trekantdesignet.
• Nødvendighed og patienthensyn: Orifarm fastholdt, at ompakningen var nødvendig for at opnå markedsadgang, og at deres designs var tiltænkt at forbedre patientsikkerheden ved at gøre produkterne lettere genkendelige på apoteker. De bestred, at deres designs udgjorde varemærkekrænkelse eller skadede Pfizers omdømme.
• Notifikation og passivitet: Orifarm hævdede at have notificeret Pfizer om parallelimporten siden 1995. Pfizer bestred tilstrækkeligheden af disse notifikationer for visse produkter og argumenterede, at de ikke havde fortabt deres rettigheder ved passivitet, da de afventede retstilstandens afklaring.

Rettens generelle betragtninger

Retten tog udgangspunkt i EF-Domstolens praksis (senest Boehringer II) vedrørende parallelimportørers ret til ompakning og tillægsetikettering af lægemidler. Det blev fastslået, at nødvendighedskriteriet alene vedrører selve ompakningen, ikke dens form. Nationale domstole skal vurdere, om ompakningen skader varemærkets omdømme. Pfizers varemærke XALATAN blev anset for at være et ordmærke, ikke et figurmærke. Symbolet ® var ikke en del af det registrerede ordmærke.

Vurdering af stribedesign

Retten fandt, at Orifarms stribedesign ikke var tilstrækkeligt distinktivt til at udgøre en ulovlig co-branding eller en krænkelse af Pfizers varemærkerettigheder. Det blev anset for at bidrage til tydeliggørelse af forskelle mellem lægemiddelpakninger. På denne baggrund blev Pfizers påstande 1, 2, 3, 4, 8A og 8B om forbud og godtgørelse vedrørende stribedesignet afvist.

Vurdering af ompakning og etikettering

Retten fandt, at Orifarms tillægsetikettering på yderemballagen (bilag 4) ikke var uordentlig og klart angav Orifarm som importør/ompakker og Pfizer/Pharmacia som producent. Vedrørende ometikettering af flasken (bilag 4A), hvor det originale varemærke blev dækket, fandt retten ikke, at manglende angivelse af ®-symbolet eller producent på flasken udgjorde en krænkelse, da det var et ordmærke, og producenten var angivet på yderemballagen. Angivelsen af "Pharmacia & Upjohn AB" som producent på bilag 5 blev anset for tilstrækkelig, da det var samme virksomhed, og der ikke var risiko for vildledning.

Vurdering af trekantdesign og passivitet

Retten fastslog, at Orifarms co-branding med trekantdesignet var ulovlig. Imidlertid fandt retten, at Pfizers krav vedrørende trekantdesignet for de fleste produkter var bortfaldet på grund af retsfortabende passivitet, da der var forløbet minimum 3 år og 4 måneder uden indsigelse. For produkterne Arthrotec 100 tabletter og Arthrotec 20 tabletter var passivitetsperioden dog kun 2 år og 10 måneder, hvorfor Pfizers krav i disse tilfælde ikke var bortfaldet. Handelsselskabet blev derfor tilpligtet at betale 145.986,75 kr. i godtgørelse for brug af Pfizers varemærker i forbindelse med co-branding med trekantdesign for Arthrotec.

Afgørelse om fogedforbud og erstatning

Det af fogedretten i Odense den 14. januar 2002 nedlagte forbud blev ophævet som ulovligt nedlagt. Pfizer blev frifundet for sin påstand om stadfæstelse af forbuddet. Pfizer ApS blev tilpligtet at betale Handelsselskabet af 5/1 2002 A/S 311.211,00 kr. med procesrente i erstatning for det ulovligt nedlagte fogedforbud. Beløbet dækkede udgifter til tilbagekaldelse, ny emballage, køletransport og kasseret lager.

Oversigt over påstande og afgørelser

Sagsomkostninger

Pfizer ApS blev pålagt at betale delvise sagsomkostninger på 100.000 kr. til Orifarm A/S og Handelsselskabet af 5/1 2002 A/S.

Dommen er berigtiget den 17. marts 2008.