Patentrådgivers ansvar for manglende henvisning til prior art i amerikansk patentansøgning

AMETEK Denmark A/S (AMETEK) sagsøgte Zacco Denmark A/S (Zacco), deres patentrådgiver, for erstatningsansvar som følge af påstået professionel fejl i forbindelse med udarbejdelse og indlevering af patentansøgninger. Sagen drejede sig om Zaccos undladelse af at oplyse om en specifik engelsk patentansøgning, GB 2003596 A (GB596), som kendt teknik i en amerikansk patentansøgning.

Baggrund for Sagen

Zacco har siden 2006 fungeret som AMETEKs eksterne patentrådgiver. I 2006 bistod Zacco AMETEK med at udarbejde og indlevere en dansk patentansøgning for et temperaturkalibreringssystem.

• Dansk Patentansøgning: Den 17. april 2007 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at GB596 var kendt teknik og burde omtales i ansøgningen. Zacco indsatte herefter en henvisning til GB596 i den danske ansøgning.
• Internationale Ansøgninger: Zacco indleverede en international PCT-ansøgning den 18. september 2007 og en amerikansk patentansøgning den 18. marts 2009. Ingen af disse ansøgninger indeholdt oprindeligt en henvisning til GB596.

Opdagelse af Fejlen og Efterfølgende Forløb

I juli 2013 blev AMETEK opmærksom på, at en konkurrent muligvis krænkede deres amerikanske patent. Deres amerikanske patentrådgiver, RatnerPrestia, vurderede, at den manglende henvisning til GB596 i den amerikanske ansøgning kunne svække patentets gyldighed og håndhævelse.

• Møde med Zacco: Den 30. oktober 2013 erkendte Zacco over for AMETEK, at den manglende henvisning var en "klar fejl" begået som følge af personaleskift. Zacco tilbød at gennemføre en re-examination procedure i USA uden beregning, hvilket AMETEK afslog, da de ønskede en ny nyhedsundersøgelse og havde mistet tilliden.
• Supplemental Examination: AMETEK indleverede via RatnerPrestia en begæring om omprøvning af patentet til USPTO (Request for Supplemental Examination) den 17. april 2015, hvor GB596 og anden prior art blev vedlagt.
• USPTO's Afgørelse: USPTO fandt den 17. juni 2015, at den nye prior art rejste "substantial new questions of patentability". Den 23. juli 2015 traf USPTO en foreløbig beslutning om at afvise samtlige krav, begrundet i kombinationen af JP037 og GB596. Efter AMETEKs bemærkninger, herunder en deklaration fra opfinderen Jan Haakon Harslund, fastholdt USPTO dog den 23. september 2015, at patentets krav 1-12 og yderligere krav 13-20 skulle opretholdes. USPTO udstedte et "Ex Parte Reexamination Certificate" den 16. november 2015, der bekræftede patentets gyldighed.

Parternes Påstande

AMETEK nedlagde påstand om, at Zacco skulle betale 706.936,46 kr. i erstatning med procesrente. Dette beløb dækkede udgifter til RatnerPrestia for vurdering af patentkrænkelse, supplemental examination, dansk retssag, rejse til USA og advokatbistand før retssag. AMETEK krævede desuden tilbagebetaling af Zaccos honorarer for PCT-, amerikansk og europæisk patentansøgning på i alt 196.709,02 kr.

Zacco påstod frifindelse og bestred at have begået en ansvarspådragende fejl, idet de mente, at GB596 ikke var relevant prior art. Zacco gjorde desuden gældende, at AMETEKs krav var forældet, da AMETEK burde have kendt til de faktiske omstændigheder tidligere.

Sø- og Handelsretten fandt, at Zacco Denmark A/S havde begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at anføre den britiske patentansøgning GB596 i Information Disclosure Statement (IDS) til den amerikanske patentmyndighed USPTO.

Rettens Begrundelse for Ansvar

Retten lagde vægt på, at ansvarlig udøvelse af patentagenthvervet indebærer, at kendt teknik, der er fremdraget af en national patentmyndighed i en pendant til den amerikanske ansøgning, bør anføres i IDS'en, medmindre der træffes en positiv beslutning baseret på et professionelt og fagligt skøn. Zacco havde ikke dokumenteret, at en sådan beslutning var truffet.

Forældelse

Retten fastslog, at forældelsesfristen for AMETEKs krav først begyndte at løbe medio/ultimo 2013, da AMETEK fik kendskab til den mulige fejl i forbindelse med krænkelsessagen i USA. Kravet var derfor ikke forældet, da sagen blev anlagt den 9. maj 2014, jf. Forældelsesloven § 3, stk. 2.

Erstatningskrav og Tilkendte Beløb

Retten bemærkede, at AMETEKs amerikanske patent US '742 blev opretholdt som gyldigt efter re-examination proceduren hos USPTO. Zaccos tilbud om at gennemføre re-examination uden beregning blev afvist af AMETEK.

Retten tilkendte AMETEK erstatning for visse af de afholdte udgifter til RatnerPrestia, der udførte det nødvendige arbejde for at gøre USPTO bekendt med GB596. Den samlede erstatning for disse positive udgifter blev skønsmæssigt fastsat til 200.000 kr.

AMETEKs krav om tilbagebetaling af Zaccos honorarer for PCT-, amerikansk og europæisk patentansøgning (i alt 196.709,02 kr.) blev afvist i sin helhed, da de udarbejdede patentansøgninger førte til gyldige patenter, og Zaccos ydelse derfor ikke var værdiløs.

Sagsomkostninger

Zacco blev pålagt at betale delvise sagsomkostninger til AMETEK på 40.100 kr. (35.000 kr. til advokatudgifter og 5.100 kr. til retsafgifter). Dette beløb forrentes efter Renteloven § 8 a.