Sag om påstået varemærkekrænkelse ved brug af PARK NO 1 for elektroniske parkeringsskiver

Sagen omhandler en tvist mellem NEEDIT DENMARK ApS (Needit) og ooono A/S (ooono) vedrørende påstået varemærkekrænkelse af elektroniske parkeringsskiver. Needit, en dansk virksomhed specialiseret i bilprodukter, er indehaver af det registrerede EU-varemærke "ParkOne" (registreret i klasse 9, 35 og 42) og et tilsvarende dansk varemærke (klasse 9) for elektroniske parkeringsskiver. Needit har markedsført og solgt "ParkOne" i Danmark og Sverige i mange år og anser mærket for at være velkendt og indarbejdet på markedet.

ooono A/S, ligeledes en dansk virksomhed, markedsfører og sælger elektroniske parkeringsskiver under betegnelsen "PARK NO 1". ooono ansøgte i 2018 om EU-varemærkeregistrering af ordmærket "ooono". Det er oplyst, at ooonos medstifter og direktør, Christian Walther Øyrabø, tidligere har været direktør hos Needit og medejer af Needit, og at designere, der tidligere arbejdede for Needit, nu arbejder for ooono og har designet "PARK NO 1" med en metalfront, der ligner "ParkOne Exclusive".

Sagsøgers påstande

Needit nedlagde påstand om, at ooono skulle forbydes at anvende kendetegnet "PARK NO 1" ved markedsføring og salg af elektroniske parkeringsskiver i hele EU og subsidiært i Danmark. Herudover krævede Needit, at ooono skulle påbydes at tilbagekalde alle produkter omfattet af forbudspåstandene fra sine forhandlere og samarbejdspartnere inden for EU (subsidiært i Danmark).

Needit gjorde gældende, at:

• "ParkOne" har særpræg og er velkendt for elektroniske parkeringsskiver, jf. EU-varemærkeforordningen artikel 9, stk. 2, litra c.
• ooonos brug af "PARK NO 1" udgør en krænkelse af Needits varemærkerettigheder, da der foreligger forvekslingsrisiko, jf. EU-varemærkeforordningen artikel 9, stk. 2, litra b, og Varemærkeloven § 3, stk. 3 samt § 13, stk. 2.
• Der er visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, og produkterne er identiske.
• ooonos adfærd udgør en utilbørlig udnyttelse af Needits renommé (free-riding).
• Betingelserne for nedlæggelse af et midlertidigt forbud og påbud er opfyldt, jf. Retsplejeloven § 413.

Sagsøgtes påstande og argumenter

ooono nedlagde påstand om afvisning og subsidiært frifindelse. ooono gjorde gældende, at:

• Needits påstande savner aktualitet, da ooono primært anvender kendetegnet "OOONO PARK NO 1", og produktet er udsolgt.
• Needits EU-varemærke "ParkOne" er ugyldigt på grund af manglende særpræg og manglende reel brug, jf. EU-varemærkeforordningen artikel 7, § 18 og § 58.
• "Park" og "One" er beskrivende elementer, der mangler særpræg, og "NO 1" er en versionsangivelse.
• Der foreligger ingen forvekslingsrisiko mellem "ParkOne" og "PARK NO 1" grundet visuelle, lydlige og konceptuelle forskelle, samt at "ParkOne" ikke er velkendt i Tyskland.
• Et forbud ville påføre ooono uforholdsmæssig stor skade (anslået 50 mio. kr. årligt omsætningstab).
• Needit har ikke dokumenteret et særligt behov for et midlertidigt forbud, da "ParkOne" ikke er lovligt godkendt i Tyskland, hvor "PARK NO 1" primært sælges.

Sø- og Handelsretten fandt, at Needit har godtgjort sin varemærkeret til "ParkOne" og afviste ooonos indsigelser om manglende brug og særpræg. Retten lagde til grund, at Needit har markedsført og solgt elektroniske parkeringsskiver under navnet "ParkOne" i Danmark og Sverige i de seneste fem år.

Rettens vurdering af varemærkerne

Retten vurderede, at "ParkOne" har en lavere grad af særpræg, da ordet "park" associeres med produktet, og "one" (engelsk for 1) får beskyttelse i kombination med "park". Retten fandt, at ooonos brug af "NO" som forkortelse for "number" i "PARK NO 1" ikke adskiller mærket tilstrækkeligt fra Needits mærke. De dominerende elementer i begge mærker er "PARK" og "1". Tilføjelsen af virksomhedsnavnet "OOONO" ændrer ikke herved.

Retten lagde til grund, at "park" og "1" udtales ens i begge mærker, hvilket resulterer i en betydelig grad af visuel og fonetisk lighed. Da begge mærker anvendes som betegnelser for samme type produkt (elektroniske parkeringsskiver), foreligger der vareartslighed.

Forvekslelighed og krænkelse

Efter en samlet vurdering fandt retten det sandsynliggjort, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder en antagelse om en forbindelse mellem "PARK NO 1" og det registrerede EU-varemærke "ParkOne", jf. EU-varemærkeforordningen artikel 9, stk. 2, litra b. Retten fandt det derfor sandsynliggjort, at ooono krænker Needits EU-registrerede varemærke.

Aktualitet og betingelser for forbud

Retten afviste ooonos argument om, at forbudssagen savnede aktualitet, selvom "OOONO PARK NO 1" var udsolgt. Retten lagde til grund, at produktet stadig kunne købes via returvarer på Amazon, og at ooono løbende indkøber parkeringsskiver. Retten fandt, at betingelserne for nedlæggelse af forbud og påbud i Retsplejeloven § 413, nr. 2 og 3 var opfyldt.

Afgørelse og sikkerhedsstillelse

Retten tog Needits påstande 2 og 3 til følge, men afviste påstand 1 grundet manglende klarhed. ooono A/S blev forbudt at anvende kendetegnet "PARK NO 1" ved markedsføring og salg af elektroniske parkeringsskiver i hele EU, som dokumenteret i bilag 12, 13 og 14. ooono A/S blev desuden påbudt at tilbagekalde alle produkter omfattet af påstand 2, som ooono har råderet over fra sine forhandlere og samarbejdspartnere inden for EU.

Forbuddet og påbuddet blev betinget af, at NEEDIT DENMARK ApS stiller sikkerhed på 2.000.000 kr. senest den 7. juli 2022, jf. Retsplejeloven § 415, stk. 2. Dette beløb blev fastsat skønsmæssigt ud fra oplysninger om ooonos foreløbige omsætning for 2022.

Sagsomkostninger

ooono A/S blev pålagt at betale sagsomkostninger til NEEDIT DENMARK ApS på 150.750 kr. med tillæg af renter.