Sag om midlertidigt forbud vedrørende patentkrænkelse (DK/EP 3 002 289 T3) – Forbudsretlig passivitet

Sagen, anlagt den 25. august 2020, omhandlede påstande om midlertidige forbud og påbud baseret på patentrettigheder tilhørende Illumina Cambridge Limited og Illumina Inc. (samlet Illumina) mod BGI EUROPE A/S og MGI Tech Hong Kong Co., Limited (samlet BGI/MGI). Stridspatentet var dansk patent nr. DK/EP 3 002 289 T3, der udløber den 22. august 2023, og omhandler modificerede nukleotider til polynukleotidsekvensering (krav 1 og 10). Sagen rejste spørgsmål om patentets gyldighed, patentkrænkelse og forbudsretlig passivitet. EPO's indsigelsesafdeling havde i foreløbige afgørelser opretholdt stridspatentets gyldighed. Illuminias hovedsag om permanent forbud blev anlagt den 15. maj 2019. Denne forbudssag blev anlagt 15 måneder senere. Illuminias påstande omfattede forbud mod at udbyde, bringe i omsætning, anvende, importere eller besidde sekventeringskits og -platforme, der indeholder modificerede nukleotidtrifosfatmolekyler som beskrevet i patentet. Der blev nedlagt påstande mod både BGI Europe A/S og MGI Tech Hong Kong Co., Limited. Illumina begærede desuden påbud om meddelelse til kunder og tilbagekaldelse af kits. BGI/MGI påstod afvisning eller nægtelse af de begærede forbud og påbud, subsidiært mod en betydelig sikkerhedsstillelse på ikke under 10.000.000 kr. BGI/MGI gjorde gældende, at Illumina havde udvist forbudsretlig passivitet, da sagsgenstanden i den midlertidige forbudssag i alt væsentligt var identisk med den i hovedsagen, som Illumina anlagde i maj 2019. BGI/MGI anførte, at Illumina allerede på tidspunktet for hovedsagens anlæggelse havde tilstrækkelig viden om de påståede krænkelser til at begære midlertidige forbud. Illumina bestred passivitet og anførte, at de først medio 2020 fik tilstrækkelige beviser for patentkrænkelse og omfanget heraf gennem amerikanske discovery proceedings og aktindsigt hos danske universiteter. Illumina hævdede, at BGI/MGI bevidst havde undertrykt relevante fakta, hvilket forsinkede sagens anlæg. Illumina gjorde endvidere gældende, at betingelsen om "periculum in mora" (risiko for at formålet forspildes) var opfyldt, da stridspatentet udløber i 2023, og hovedsagen var udsat på grund af en verserende indsigelsessag ved EPO og COVID-19. BGI/MGI fastholdt, at anlæggelsen af en hovedsag i maj 2019 indikerede, at sagen ikke var af hastende karakter, og at udsættelsen af hovedsagen var forventelig praksis i patentsager med verserende indsigelsessager ved EPO.

Sø- og Handelsretten nægtede at fremme Illumina Inc. og Illumina Cambridge Limiteds anmodning om midlertidige forbud og påbud. Retten fandt, at der forløb væsentlig længere tid mellem hovedsagens anlæg den 15. maj 2019 og forbudsbegæringens indgivelse den 25. august 2020, end det med rimelighed var nødvendigt for iværksættelse af retlige skridt i form af midlertidige forbud og påbud. Retten lagde til grund, at sagsgenstanden i den midlertidige forbudssag i alt væsentligt var den samme som i hovedsagen, og at Illumina på tidspunktet for hovedsagens anlæg kendte til de sekventeringsplatforme, der var omfattet af forbudssagen (med undtagelse af DNBSEQ-G400 FAST). Retten fandt ikke, at Illumina havde sandsynliggjort, at Illuminas mulighed for at opnå sin ret ville forspildes, hvis Illumina på tidspunktet for indlevering af forbudsbegæringen havde været henvist til at afvente tvistens retlige afgørelse under hovedsagen, jf. Retsplejeloven § 413, nr. 3. Retten bemærkede, at yderligere beviser for krænkelsens omfang, der fremkom efter indgivelsen af stævningen, ikke ændrede på karakteren af krænkelsen eller den forsinkelse, der var opstået. Da forbudsbetingelsen i Retsplejeloven § 413, nr. 3 ikke var opfyldt, nægtede retten at fremme forbudsbegæringen uden at tage stilling til spørgsmålene om gyldighed og krænkelse af stridspatentet. Illumina Inc. og Illumina Cambridge Limited blev pålagt at betale sagsomkostninger til BGI Europe A/S og MGI Tech Hong Kong Co., Limited. Sagsomkostningerne forrentes efter Renteloven § 8a. | Part | Tilkendt beløb (kr.) | |---|---| | BGI Europe A/S | 1.000.000 | | MGI Tech Hong Kong Co., Limited | 1.250.000 |

Kendelsen er kæret den 26. april 2021 til Østre Landsret. Sagen er afsluttet ved Østre Landsret den 22. december 2021.