Afvisning af anerkendelsessøgsmål om patentgyldighed før patentudstedelse

Sagen ved Sø- og Handelsretten omhandlede et udskilt spørgsmål om, hvorvidt Novozymes A/S havde retlig interesse i at få pådømt en række anerkendelsespåstande. Disse påstande havde til formål at afklare, om Novozymes A/S' handlinger, der involverede specifikke alfa-amylase-varianter og produktionsmetoder, udgjorde fri teknik på prioritetsdatoerne for Danisco US Inc.'s to europæiske patentansøgninger (variantansøgningen EP 2 859 097 og metodeansøgningen EP 2 825 643), og dermed ikke ville krænke eventuelle fremtidige patenter.

Sagens Parter

• Novozymes A/S: En dansk virksomhed og verdens største producent af enzymer, herunder til vaskemidler.
• Danisco US Inc.: En amerikansk virksomhed og verdens næststørste producent af enzymer, opkøbt af DuPont-koncernen.

Sagens Baggrund

Sagen udspringer af en tidligere sag (BS 9804/2017-SHR, kaldet "berettigelsessagen"), hvor Novozymes hævdede at være opfinder eller medopfinder til opfindelserne i Daniscos patentansøgninger. I den sag blev Danisco frifundet, og Sø- og Handelsretten fastslog, at spørgsmål om gyldighed eller krænkelse af patenter først kan anlægges, når patenterne er udstedt. Novozymes indgik en procesaftale, der tillod dem at fremsætte de nuværende påstande i en ny, selvstændig sag.

Novozymes' Påstande

Novozymes nedlagde otte påstande, der i hovedtræk søgte anerkendelse af følgende:

• At specifikke alfa-amylase-varianter (med mutation i position 206 eller 260) og metoder til at producere dem ikke var nye og/eller ikke adskilte sig væsentligt fra den kendte teknik på prioritetsdatoerne for Daniscos patentansøgninger (påstand 1, 3, 5, 7).
• At fremstilling, udbud, markedsføring, anvendelse, import og/eller eksport eller besiddelse af disse alfa-amylase-varianter og metoder ikke krænker patenter eller øvrige rettigheder, der måtte blive udstedt på grundlag af Daniscos patentansøgninger (påstand 2, 4, 6, 8).

Novozymes argumenterede, at deres påstande alene vedrørte, hvad der var fri teknik, og ikke var ugyldighedspåstande i strid med Højesterets praksis.

Daniscos Påstande og Argumenter

Danisco påstod, at samtlige Novozymes' påstande skulle afvises på grund af manglende retlig interesse. Danisco anførte, at Novozymes' påstande reelt var camouflerede ugyldighedspåstande, som ikke kan prøves, før patenterne er udstedt, i overensstemmelse med Patentloven § 21, § 52 og § 61 samt Højesterets dom i U.2014.3533 H.

Provisorisk Beskyttelse og Den Italienske Sag

Danisco har opnået provisorisk beskyttelse for sine patentansøgninger i flere lande (Schweiz, Storbritannien, Irland, Lichtenstein, Malta og Italien), men ikke i Danmark, da der ikke er indleveret en dansk oversættelse af patentkravene, jf. Patentloven § 83. Danisco har anlagt en krænkelsessag mod Novozymes i Italien baseret på den provisoriske beskyttelse.

Novozymes' Argumenter for Retlig Interesse

Novozymes gjorde gældende, at de havde en personlig, konkret og aktuel retlig interesse i sagen, da:

• Danisco allerede håndhævede sine rettigheder i Italien og truede med at håndhæve dem i Danmark via midlertidige forbud, så snart patenterne udstedes.
• Deres produkter produceres og sælges i Danmark og Europa, og Daniscos trusler skaber kommerciel usikkerhed og risiko for erstatningsansvar.
• Det ville medføre betydeligt ressourcespild at udvikle en ny amylase, hvis det ikke var nødvendigt.
• Udenlandsk retspraksis, især engelske "Arrow declarations", understøtter muligheden for at få afklaret, hvad der er fri teknik, før patenter udstedes, for at opnå kommerciel sikkerhed.

Daniscos Argumenter mod Retlig Interesse

Danisco fastholdt, at Novozymes' påstande var ugyldighedspåstande, og at Højesterets dom i U.2014.3533 H var afgørende. De anførte, at en domstol ikke kan tage stilling til gyldigheden af patentansøgninger, før patenterne er udstedt. De bestred relevansen af udenlandsk retspraksis og argumenterede, at "Arrow declarations" kun anvendes under særlige omstændigheder, som ikke var til stede i denne sag. De mente, at spørgsmål om krænkelse eller ikke-krænkelse ligeledes først kan rejses, når patenterne er udstedt.

Rettens Begrundelse

Retten fandt, med henvisning til Højesterets dom i U.2014.3533 H, at prøvelse af en ugyldighedspåstand, før patentet er udstedt, er i strid med Patentlovens ordning. En meddelelse fra EPO om, at man agter at udstede patentet ("intention to grant"), udgør ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige denne ordning.

Retten vurderede, at Novozymes' påstande i realiteten angik prøvelse af spørgsmål om gyldighed af de patenter, som Danisco havde ansøgt om. At fremme af påstandene ville derfor være i strid med Højesterets ovennævnte dom. Retten lagde vægt på, at Patentloven § 21, § 52, stk. 1 og § 61 fastslår, at gyldighed af et patent først kan prøves, når patentet er udstedt. Selvom Novozymes argumenterede, at deres påstande vedrørte "fri teknik" og ikke gyldighed, fandt retten, at dette i praksis ville indebære en stillingtagen til patentansøgningernes nyhed og opfindelseshøjde, hvilket er et gyldighedsspørgsmål.

Afgørelse

På baggrund af den anførte begrundelse afviste retten samtlige Novozymes' påstande, da Novozymes ikke kunne anses at have retlig interesse i at få dem prøvet før udstedelse af patenterne.

Sagen blev afvist.

Novozymes A/S blev pålagt at betale 250.000 kr. i sagsomkostninger til Danisco US Inc. inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter Renteloven § 8 a.

Sagen er anket til Østre Landsret. 5/12-2019Sagen er sluttet ved Østre Landsret den 22. marts 2021.