Sø- og Handelsretten: Varemærkekrænkelse og markedsføringsret vedrørende brug af "Shellac" for neglelak

Sagen omhandlede en forbudssag anlagt af Creative Nail Design Inc. (CND) og Insight Cosmetics Group A/S (ICG) mod RcbDenmark ApS (RCB). CND og ICG påstod, at RCB krænker deres rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven ved at anvende navnene "Shellac" eller "Shellak" samt andre kendetegn og en bestemt flakon i forbindelse med salg og markedsføring af neglelak.

Sagsøgers påstande

CND og ICG nedlagde påstand om, at RCB skulle forbydes at anvende en række kendetegn, herunder "SHELLAK", "SHELLAC", "LAQshellac", "L.A.Q.shellac", "laqshellac.dk" samt udtrykkene "HVAD ER SHELLAK?" og "SHELLAK?" i forbindelse med neglelak, der ikke var fremstillet af CND. De påstod også forbud mod markedsføring i en specifik emballageudformning under samtidig anvendelse af de opregnede kendetegn. Endvidere krævede de beslaglæggelse af krænkende produkter og afregistrering af RCB's varemærkeregistreringer VR 2014 00971 og VR 2014 00972. De ønskede også forbud mod et specifikt udsagn om varemærkeregistrering.

Sagsøgtes påstande

RCB påstod frifindelse og subsidiært, at et midlertidigt forbud skulle nedlægges mod en sikkerhedsstillelse på minimum 2.000.000 kr.

Baggrund og parternes argumenter

CND, et amerikansk selskab, introducerede negleproduktet CND Shellac i 2010 og har siden da markedsført det globalt. ICG er CND's danske distributør. CND har registreret "CND COLOR Shellac" og "CND Shellac" som figur- og ordmærker i Danmark. RCB, et dansk selskab, har solgt neglelak under betegnelsen "LAQ Shellac" og anvendt lignende emballage.

CND/ICG's argumenter:

• "SHELLAC" havde oprindeligt særpræg og er et velindarbejdet og velkendt varemærke for CND's produkter, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 2 og § 4, stk. 2.
• RCB's brug af "SHELLAK", "SHELLAC" m.fl. krænker CND's varemærkerettigheder, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 1 og 2.
• RCB's markedsføring udgør renommésnyltning og vildleder forbrugerne, jf. Markedsføringsloven § 1, § 3, § 5 og § 18.
• RCB's emballageudformning er en slavisk efterligning af CND's flakon, og farvebetegnelserne er ligeledes krænkende.

RCB's argumenter:

• Ordet "shellac"/"shellak" er et deskriptivt/beskrivende ord for en type neglelak og er ikke egnet til at adskille produkter, jf. Varemærkeloven § 5, nr. 2 og § 13, stk. 2.
• CND har ikke opnået eneret til "Shellac" alene gennem indarbejdelse.
• RCB's markedsføring er i overensstemmelse med god markedsføringsskik, og der er ingen risiko for forveksling, da CND's og RCB's særprægede navne (CND og LAQ) er væsentligt forskellige.
• Farvebetegnelserne er generiske, og flakonernes udseende er almindeligt i branchen.

Sø- og Handelsretten afgjorde sagen som følger:

Varemærkeret til "Shellac" alene

Retten fandt, at ordet "shellac" er en almindelig betegnelse for en klar lak eller spritopløselig lak, hvilket netop er essensen af det omhandlede produkt. På grund af ordets rent deskriptive karakter kunne CND ikke stifte varemærkeret til ordet "Shellac" alene ved ibrugtagning i Danmark, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 2 og § 13, stk. 2, nr. 1. CND og ICG havde ikke godtgjort, at ordet var indarbejdet i en sådan grad, at CND havde erhvervet eneret til det.

Krænkelse af CND's registrerede varemærker

Retten fandt, at RCB's anvendelse af betegnelser som "Shellak", "Shellac", "LAQshel-lac" m.fl. ikke krænker CND's registrerede varemærker "CND Shellac" og "CND COLOR Shellac", da der ikke var godtgjort en sandsynlighed for forveksling.

Krænkelse af Markedsføringsloven

Retten fandt det godtgjort, at RCB ved anvendelse af en flakon, der fremstår som en slavisk efterligning af CND's flakon, på et marked hvor flakonerne i øvrigt varierer, under samtidig anvendelse af de i påstand 1 anførte kendetegn (herunder "Shellac" og lignende) sker en krænkelse af Markedsføringsloven § 1 og § 18. Retten lagde til grund, at CND var de første til at anvende den deskriptive betegnelse "shellac" i forbindelse med deres registrerede varemærke på det pågældende marked, og at RCB's farveangivelser i kombination med flakonen fremstår som en snyltning på CND's markedsføring. Da betingelserne i Retsplejeloven § 413 var opfyldt, og almindelige regler om straf og erstatning ikke ville yde tilstrækkeligt værn, blev påstand 1a taget til følge uden sikkerhedsstillelse.

Afviste påstande

• Påstand 1 (generelt forbud mod brug af kendetegn og farvenavne) blev nægtet fremme.
• Påstand 2 (beslaglæggelse) blev henvist til eventuel videre behandling ved fogedretten.
• Påstand 2a (afregistrering af varemærker) blev ikke taget til følge.
• Påstand 2b (forbud mod udsagn om varemærkeregistrering) blev ikke taget til følge, da det ikke var sandsynliggjort, at RCB overtrådte markedsføringsloven med udsagnet.

Sagsomkostninger

RCB blev pålagt at betale sagsomkostninger til CND og ICG med i alt 25.300 kr., jf. Retsplejeloven § 421 og § 313, stk. 1. Beløbet blev fastsat under hensyn til sagens karakter og forløb, samt at CND og ICG alene fik medhold i påstand 1a.

Sagen har været anket til Vestre Landsret, hvor den blev forligt den 7. januar 2016 (sagsnr.: B-750-15).