Sag om forbud mod brug af varemærket CARTE NOIRE for kaffe og markedsføring af Nespresso-kompatible kaffekapsler

Merrild Kaffe ApS (Merrild) anmodede Sø- og Handelsretten om et forbud mod Mondelez Danmark ApS (Mondelez) for at forhindre salg og markedsføring af kaffe under varemærket CARTE NOIRE samt brug af en specifik emballage til Nespresso-kompatible kaffekapsler. Merrild hævdede, at Mondelez's handlinger udgjorde en krænkelse af Merrilds varemærkerettigheder og markedsføringslovgivningen.

Merrilds varemærker og markedsføring

Merrild er indehaver af varemærket CAFÉ NOIR, som har været markedsført i Danmark siden oktober 1985. Merrild har to registreringer:

• Et figurmærke "CAFÉ NOIR (fig)" registreret i 1987 for kaffe i klasse 30.
• Et ordmærke "CAFÉ NOIR (w)" ansøgt i 1995 og registreret i 1996 for kaffe i klasse 30, baseret på indarbejdelse.

Merrild har dokumenteret omfattende markedsføringsindsatser, herunder annoncer i ugeblade og magasiner samt TV-reklamer fra begyndelsen af 1990'erne. Omsætningen for CAFÉ NOIR er steget markant over årene.

Markedsundersøgelser fra 1994-95 viste en kendskabsgrad på 44% for CAFÉ NOIR, stigende til 85% i 2013. Merrild lancerede Nespresso-kompatible CAFÉ NOIR kapsler i september 2013 og havde en markedsandel på ca. 55% inden for dette segment.

Mondelez's varemærker og brug

Mondelez er indehaver af ordmærkerne JACOBS CARTE NOIRE (w) og CARTE NOIRE (w), registreret i Danmark i 1995. Mondelez har også et EU-varemærke CARTE NOIRE (w) registreret i 2001.

Mondelez har solgt kaffe under CARTE NOIRE i Danmark i perioden 2000-2004 med lav omsætning. Siden 2012 har Mondelez brugt CARTE NOIRE for Tassimo-produkter og begyndte i foråret 2014 at markedsføre Nespresso-kompatible kaffekapsler under CARTE NOIRE.

Tidligere indsigelsessager

Der har været flere tidligere sager mellem parterne:

• Dansk Patentdirektorat (1995-1998): Merrilds indsigelser mod Mondelez's CARTE NOIRE-registreringer blev afvist. Direktoratet fandt ingen forvekslingsrisiko og mente, at CAFÉ NOIR oprindeligt manglede særpræg, men havde opnået det via indarbejdelse. Afgørelsen blev stadfæstet af Patentankenævnet i 2000 og ikke indbragt for domstolene.
• OHIM (1997-2010): Merrilds indsigelse mod tredjemands figurmærke NOIR (fig) som EU-varemærke blev taget til følge. OHIM fandt forvekslingsrisiko med Merrilds ordmærke CAFÉ NOIR. Denne afgørelse blev stadfæstet af First Board of Appeal.

Emballage og forvekslingsrisiko

Begge parter anvender sorte, rektangulære æsker til Nespresso-kompatible kapsler, der åbnes i toppen og indeholder 10 individuelt folierede kapsler.

• Merrilds emballage: "CAFÉ NOIR" i hvid, let skrå skrift på sort baggrund.
• Mondelez's emballage: "CARTE NOIRE" i sorte blokbogstaver på et hvidt gavemærke med guldbånd på sort baggrund. Siderne er hvide.

Merrild fremlagde beviser for mulig forveksling, herunder:

• Billeder fra supermarkeder, hvor produkterne stod side om side.
• Søgeresultater på SuperBest's hjemmeside, hvor CARTE NOIRE kom før CAFÉ NOIR.
• En blogger, der forvekslede mærkerne.
• Butikspersonale, der forvekslede mærkerne.
• En markedsundersøgelse fra Communication Research (januar 2014), hvor 48% af CAFÉ NOIR-kendere svarede, at de ville kunne forveksle CARTE NOIRE med CAFÉ NOIR.

Mondelez bestred markedsundersøgelsens validitet og anførte, at der ikke var forvekslingsrisiko, og at Merrild havde udvist passivitet ved Mondelez's tidligere brug af CARTE NOIRE.

Sø- og Handelsretten nægtede at fremme forbudsforretningen.

Rettens vurdering af varemærkerettigheder

Retten fandt det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at Merrilds ordmærke CAFÉ NOIR var indarbejdet som varemærke før den 1. juni 1994, hvor Mondelez ansøgte om registrering af CARTE NOIRE. Dette er i overensstemmelse med Varemærkeloven § 3, stk. 2. Merrild havde dog ikke bevist, at CAFÉ NOIR var et velkendt varemærke på det relevante tidspunkt, hvilket ville have givet en udvidet beskyttelse.

Vurdering af forvekslingsrisiko

Retten vurderede, om Mondelez's varemærke CARTE NOIRE var forveksleligt med Merrilds CAFÉ NOIR i henhold til Varemærkeloven § 4, stk. 1. Selvom der er visuel lighed (begge to ord, starter med "CA", andet ord "noir/noire"), fandt retten, at de dominerende elementer "CAFÉ" og "CARTE" udtales vidt forskelligt og har forskellig betydning. "CAFÉ" er beskrivende for produktet, mens "CARTE" ikke har en kafferelateret betydning. Efter en helhedsvurdering fandt retten, at der ikke var risiko for forveksling, og at forbrugerne ikke ville antage en forbindelse mellem mærkerne.

Vurdering af emballagekrænkelse

Retten vurderede også, om Mondelez's emballage udgjorde en overtrædelse af Markedsføringsloven § 18. Selvom begge parter anvender sorte, rektangulære æsker, som er en elementær og almindelig form for kaffeemballage, fandt retten betydelige forskelle i udtrykket. Mondelez's emballage har et dominerende hvidt gavemærke med sorte bogstaver og et gavebånd, hvilket adskiller den markant fra Merrilds emballage med hvid, skrå skrift. Retten konkluderede, at Mondelez's emballage ikke udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven.

Konklusion og omkostninger

Merrild havde ikke sandsynliggjort, at Mondelez's adfærd stred mod Merrilds rettigheder, og betingelserne for et forbud i henhold til Retsplejeloven § 413, stk. 1 var derfor ikke opfyldt. Forbudsforretningen blev nægtet fremme. Merrild Kaffe ApS blev pålagt at betale sagsomkostninger på 175.000 kr. til Mondelez Danmark ApS inden 14 dage, forrentet efter Renteloven § 8a. Udgifter til sagkyndig erklæring blev ikke anset for nødvendige, jf. Retsplejeloven § 316.