Ankenævnet afviser varemærket Marlboro for alle ansøgte livsstilsvarer grundet verdenskendt renommé

I første instans traf Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse, der delte ansøgningen op. Styrelsen lagde til grund, at MARLBORO er et yderst velkendt varemærke for cigaretter, men vurderede oprindeligt, at varer i klasse 18 og 24 var for forskellige fra tobaksprodukter til at skabe en problematisk sammenhæng. Dog fandt styrelsen, at klasse 25 (beklædning) var problematisk, fordi Philip Morris tidligere havde licenseret mærket til tøjproduktion (Marlboro Classics). Styrelsen udtalte:

"Det er styrelsens opfattelse, at det yngre mærke vil opnå en utilbørlig fordel og øget tiltrækningskraft ved associationen til indsigers mærke gennem en overførsel af det ældre mærkes omdømme."

Som følge heraf blev ansøgningen afslået for klasse 25, men opretholdt for klasse 18 og 24.

Klagers påberåbelse af 'ond tro' og varemærkets unikke status

Philip Morris ankede afgørelsen til Ankenævnet med krav om totalt afslag. De argumenterede for, at styrelsen havde undervurderet styrken af varemærkets renommé. Klager fremhævede, at MARLBORO er rangeret som et af de 12 mest værdifulde brands i verden, på linje med Coca-Cola og Google. De anførte desuden, at ansøgeren handlede i ond tro, jf. Varemærkeloven § 15, stk. 3, nr. 9, da ansøgeren bevidst forsøgte at snylte på brandets goodwill. Klager påpegede en "lavineeffekt", hvor tilladelse af én registrering ville føre til en udvanding af mærkets unikke karakter.

Ankenævnets principielle vurdering af sammenhængskraft

Ankenævnet for Patenter og Varemærker foretog en omfattende helhedsvurdering baseret på EU-Domstolens praksis, herunder Intel- og Adidas-dommene. Nævnet fastslog, at det afgørende ikke kun er varernes lighed, men om den relevante kundekreds vil skabe en tankemæssig forbindelse – en "sammenhæng" – mellem mærkerne.

Nævnet lagde vægt på, at MARLBORO i dansk sammenhæng er et unikt ord uden anden betydning end henvisningen til Philip Morris. Ved at anvende mærket på livsstilsprodukter som tasker og linned ville ansøgeren drage en utilbørlig fordel af brandets prestige. Nævnet afviste ansøgers argument om, at adskillelsen af Nice-klasser skulle beskytte deres ret til registrering, og konkluderede, at beskyttelsen af et så exceptionelt velkendt mærke rækker langt ud over de specifikke tobaksvarer.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker ophævede Patent- og Varemærkestyrelsens delvise godkendelse og afslog varemærkeansøgningen VA 2019 01510 MARLBORO i sin helhed for alle ansøgte klasser (18, 24 og 25). Nævnet fandt det sandsynliggjort, at brugen af det identiske varemærke for almindelige konsumvarer i klasse 18 og 24 ville indebære en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes særpræg og renommé i strid med Varemærkeloven § 15, stk. 3, nr. 1. Nævnet lagde særlig vægt på intensiteten af MARLBOROs renommé og vurderede, at ansøgeren ville opnå en uberettiget fordel gennem en overførsel af mærkets omdømme. Selvom nævnet ikke fandt det dokumenteret, at der forelå en aktuel ændring i forbrugernes økonomiske adfærd (udvanding), var konstateringen af utilbørlig udnyttelse tilstrækkelig til at nægte registrering.

Philip Morris’ Hovedargumenter

Philip Morris gjorde gældende, at det ansøgte mærke, der bestod af et specifikt design og en farvekombination, havde opnået særpræg gennem indarbejdelse som følge af intensiv og omfattende brug i Danmark og EU. De hævdede, at mærket i betydelig grad adskilte deres produkter fra konkurrenternes og var blevet genkendt af den relevante kundekreds.

Philip Morris fremlagde omfattende dokumentation, herunder:

• Markedsføringsmateriale og reklamebudgetter, der viste store investeringer.
• Salgstal og markedsandele i Danmark og Norden.
• Forbrugerundersøgelser, der angiveligt påviste en høj genkendelsesgrad af mærket som værende et Philip Morris produkt.

Sagsøger gjorde gældende, at: "Det ansøgte mærke har opnået det fornødne særpræg gennem intens markedsføring og brug, hvorfor registrering ikke kan afvises alene på baggrund af de absolutte registreringshindringer i Varemærkeloven."

Ankenævnets Hovedargumenter

Ankenævnet krævede frifindelse, idet de fastholdt, at det ansøgte mærke var en simpel kombination af almindelige geometriske elementer og farver, som ikke umiddelbart adskilte sig fra, hvad der var sædvanligt i tobaksbranchen. Derfor fandtes det ikke at have et iboende særpræg.

Ankenævnet bestred desuden, at Philip Morris havde ført tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse i Danmark i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 2:

• De indsendte forbrugerundersøgelser blev kritiseret for at være mangelfulde i deres udformning og ikke entydigt dokumenterede genkendelse af mærket som varemærke i Danmark.
• Salgs- og markedsføringsdata var primært rettet mod international brug og kunne ikke direkte overføres til at dokumentere indarbejdelse specifikt på det danske marked.
• Det blev fremhævet, at særpræget skulle vurderes ud fra den gennemsnitlige forbrugers opfattelse af mærket i forhold til de varer, mærket dækkede.

Sagen krævede således en detaljeret vurdering af dokumentationsbyrden for indarbejdelse for at overvinde den oprindelige mangel på særpræg.