Afvisning af indsigelse mod varemærket FEMINA: Manglende forvekslelighed med LA FEMME SLIMS trods fælles motiv

Indehaveren påpegede desuden, at motivet "en kvinde med hat" i sig selv er svagt for varer rettet mod kvinder, og at en varemærkeret som udgangspunkt ikke giver eneret til en generel idé eller et motiv.

Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering

Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse den 22. maj 2007. Styrelsen lagde vægt på, at selvom der var begrebsmæssig lighed (begge mærker refererer til "kvinde"), var de dominerende ordelementer synsmæssigt og lydligt meget forskellige. Styrelsen udtalte i den forbindelse:

"Det er således hovedreglen, at en ret til et varemærke ikke giver beskyttelse mod, at andre anvender samme motiv eller idé i deres varemærker. Et figurmærke, der forestiller en tegning af en kvinde med hat, kan ikke alene forhindre andre registreringer af figurmærker med en tegning af en kvinde med hat."

Styrelsen konkluderede, at mærkerne ikke lignede hinanden i et omfang, der skabte risiko for forveksling, og indsigelsen blev derfor ikke taget til følge i medfør af Varemærkeloven § 23.

Philip Morris’ Hovedargumenter

Philip Morris gjorde gældende, at det ansøgte mærke, der bestod af et specifikt design og en farvekombination, havde opnået særpræg gennem indarbejdelse som følge af intensiv og omfattende brug i Danmark og EU. De hævdede, at mærket i betydelig grad adskilte deres produkter fra konkurrenternes og var blevet genkendt af den relevante kundekreds.

Philip Morris fremlagde omfattende dokumentation, herunder:

• Markedsføringsmateriale og reklamebudgetter, der viste store investeringer.
• Salgstal og markedsandele i Danmark og Norden.
• Forbrugerundersøgelser, der angiveligt påviste en høj genkendelsesgrad af mærket som værende et Philip Morris produkt.

Sagsøger gjorde gældende, at: "Det ansøgte mærke har opnået det fornødne særpræg gennem intens markedsføring og brug, hvorfor registrering ikke kan afvises alene på baggrund af de absolutte registreringshindringer i Varemærkeloven."

Ankenævnets Hovedargumenter

Ankenævnet krævede frifindelse, idet de fastholdt, at det ansøgte mærke var en simpel kombination af almindelige geometriske elementer og farver, som ikke umiddelbart adskilte sig fra, hvad der var sædvanligt i tobaksbranchen. Derfor fandtes det ikke at have et iboende særpræg.

Ankenævnet bestred desuden, at Philip Morris havde ført tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse i Danmark i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 2:

• De indsendte forbrugerundersøgelser blev kritiseret for at være mangelfulde i deres udformning og ikke entydigt dokumenterede genkendelse af mærket som varemærke i Danmark.
• Salgs- og markedsføringsdata var primært rettet mod international brug og kunne ikke direkte overføres til at dokumentere indarbejdelse specifikt på det danske marked.
• Det blev fremhævet, at særpræget skulle vurderes ud fra den gennemsnitlige forbrugers opfattelse af mærket i forhold til de varer, mærket dækkede.

Sagen krævede således en detaljeret vurdering af dokumentationsbyrden for indarbejdelse for at overvinde den oprindelige mangel på særpræg.