Varemærkeret til LOTTO – Indarbejdelse – Forvekslelighed med LOTTO24

Sagen omhandlede en tvist om varemærkeret mellem Lotto24.dk ApS og Ankenævnet for Patenter og Varemærker, med Danske Spil A/S som biintervenient. Kernen i sagen var, hvorvidt Danske Spil A/S (tidligere Dansk Tipstjeneste A/S) gennem indarbejdelse havde opnået varemærkeret til ordmærket LOTTO, og om dette i givet fald var til hinder for, at Lotto24.dk ApS fik registreret et figurmærke med teksten Lotto24.

Baggrund og Forløb

Danske Spil har siden 1989 udbudt spillet LOTTO og har registreret adskillige figurmærker indeholdende ordet LOTTO samt ordmærket LYKKE-LOTTO. Selskabet har gennem årene investeret massivt i markedsføring af LOTTO, hvilket har resulteret i en meget høj kendskabsgrad i befolkningen (96-98%).

Lotto24.dk ApS begyndte i år 2000 at udbyde gratis lottospil online og ansøgte den 22. august 2000 om registrering af sit figurmærke "Lotto24" i klasse 41 (spil på internet, konkurrencer på internet, underholdning på internet). Patent- og Varemærkestyrelsen godkendte oprindeligt registreringen, men Danske Spil gjorde indsigelse.

Ankenævnets Afgørelse

Danske Spil ankede afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som den 31. oktober 2002 nægtede Lotto24.dk registrering. Ankenævnet begrundede dette med, at ordet LOTTO var indarbejdet på det danske marked og almindeligt kendt som et kendetegn for Danske Spils varer/tjenesteydelser. Ankenævnet fandt, at LOTTO i kraft af stærk indarbejdelse havde opnået særpræg, og at betingelserne i Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2 og Varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 2 var opfyldt.

Parternes Påstande og Argumenter

Lotto24.dk nedlagde påstand om, at Ankenævnets kendelse skulle ophæves, og at registreringen af Lotto24 skulle opretholdes. De anførte, at:

• Lotto24.dk's figurmærke opfyldte registreringskriterierne.
• Danske Spil ikke havde opnået en varemærkeret til ordet "lotto", der var til hinder for registrering, jf. Varemærkeloven § 13, stk. 1 og § 13, stk. 3.
• Bevisbyrden for indarbejdelse ikke var løftet.
• Ordet "lotto" var deskriptivt og krævede ekstraordinært stærk indarbejdelse for at opnå særpræg, jf. Varemærkeloven § 13, stk. 2, nr. 1.
• Der ikke var forvekslelighed mellem mærkerne, da Lotto24.dk's mærke var domineret af tallet "24" og figurer (sol/måne), og spillene var forskellige (gratis online vs. betalt).

Ankenævnet og biintervenienten Danske Spil påstod frifindelse og anførte, at:

• Danske Spil havde opnået varemærkeret til "LOTTO" gennem brug forud for Lotto24.dk's ansøgning.
• "LOTTO" havde opnået fornødent særpræg gennem stærk indarbejdelse på det danske marked, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 2 og § 3, stk. 3.
• Der var en klar risiko for forveksling, herunder at Lotto24.dk's mærke ville antages at have forbindelse med Danske Spil, da "lotto" var den dominerende bestanddel af figurmærket Lotto24.
• Danske Spil kunne forbyde brugen af figurmærket Lotto24, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 2, hvorfor registrering var udelukket, jf. Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 2.

Bevismateriale

Sagen inkluderede:

• Brancheerklæringer: Fra Nærbutikkernes Landsforening og De Samvirkende Købmænd, der støttede Danske Spils påstand om indarbejdelse.
• Udtalelse fra Dansk Sprognævn: Bekræftede, at ordet "lotto" i almensproget primært blev brugt om Danske Spils spil efter dets introduktion i 1989.
• Markedsundersøgelse (ACNielsen AIM): Gennemført i fællesskab af parterne, viste at et stort flertal af respondenterne entydigt forbandt ordet LOTTO med Danske Spils spil.

Sø- og Handelsretten fandt det godtgjort, at ordmærket LOTTO gennem indarbejdelse havde opnået fornødent særpræg, således at Danske Spil havde opnået eneret til at bruge ordmærket LOTTO for spil, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1, nr. 2 og § 3, stk. 3. Retten lagde vægt på markedsundersøgelsen, udtalelsen fra Dansk Sprognævn, brancheerklæringer og Danske Spils omfattende markedsføring.

Retten fastslog, at de tjenesteydelser, som Lotto24.dk ønskede at registrere sit mærke for, var samme eller lignende tjenesteydelser som dem, Danske Spil benyttede ordmærket LOTTO for.

Retten fandt, at der var risiko for, at figurmærket Lotto24 forveksles med Danske Spils ordmærke, herunder at det antages, at Lotto24 havde forbindelse med LOTTO. Ordet "Lotto24" blev anset for at være den væsentligste bestanddel af figurmærket, og tilføjelsen af tallet "24" blev anset for at være beskrivende for, at der kan spilles 24 timer i døgnet, uden at fjerne forveksleligheden.

På denne baggrund kunne Danske Spil forbyde Lotto24.dk at bruge Lotto24 som varemærke, jf. Varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 2. Følgelig var Lotto24.dk's figurmærke udelukket fra registrering, jf. Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 2.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker blev derfor frifundet.

Sagsomkostninger

Lotto24.dk ApS blev pålagt at betale sagsomkostninger:

• 20.000 kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
• 57.500 kr. til Danske Spil A/S.

Danske Spil blev tilkendt sagsomkostninger i medfør af Retsplejeloven § 252, stk. 4 og § 322 på grund af særlige omstændigheder, herunder deres væsentlige bidrag til sagens forberedelse og oplysning, samt betaling af markedsanalysen.

Sagen er anket til Højesteret (HR 435/07) den 15. oktober 2007.Sagen er afgjort af Højesteret den 27. april 2010.