Varemærkeret: Forvekslelighed mellem MINIMAL og MINIMAX

Sagen omhandlede spørgsmålet om forvekslelighed mellem Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB's (herefter Novartis) ordmærke MINIMAX og Kims A/S' figurmærke MINIMAL.

Baggrund

Novartis, etableret i Danmark i 2000, sælger et bredt produktsortiment, herunder ernæringsdrikke til børn under varemærket MINIMAX. MINIMAX er registreret som ordmærke med prioritet fra den 3. september 2002 i vareklasserne 5, 29, 30 og 32.

Kims A/S ansøgte den 30. september 2004 om registrering af figurmærket MINIMAL, der er foreløbigt registreret i vareklasserne 29, 30 og 31. Novartis nedlagde indsigelse mod denne registrering, idet de gjorde gældende, at MINIMAL var forveksleligt med MINIMAX.

Patent- og Varemærkestyrelsen afviste indsigelsen den 2. november 2005 med den begrundelse, at ordet "minimal" er et adjektiv, der beskriver varernes beskaffenhed (f.eks. minimalt fedtindhold). Styrelsen anførte, at en varemærkeret opnået ved registrering ikke omfatter dele af varemærket, som ikke kan registreres alene, jf. Varemærkeloven § 16, stk. 1. Der var således ikke opnået eneret til ordet MINIMAL, men alene til mærket i sin helhed. Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede afgørelsen og afviste en påstand om registrering med disclaimer.

Parternes argumenter

Novartis' påstande og argumenter:

• Principalt: Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at slette varemærket MINIMAL VR 04257 fra varemærkeregistret.
• Subsidiært: Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at forsyne det bekendtgjorte varemærke MINIMAL VR 2004 0427 med en disclaimer med ordlyden "Registreringen giver ikke eneret til ordet MINIMAL”.
• Mærkerne er forvekslelige i henhold til Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2, da der er varelighed og mærkelighed.
• Der er fuldt varesammenfald i klasse 29 og 30, og varerne i klasse 31 er beslægtede. Ved fuldstændigt varesammenfald svækkes kravene til forvekslelighed.
• Ved helhedsbedømmelsen af mærkelighed skal der foretages en synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig sammenligning:
  • Synsmæssigt: Begge ord har tre stavelser og samme antal bogstaver, hvoraf de seks første bogstaver er identiske. Forbrugeren er mest opmærksom på begyndelsen af mærket.
  • Lydligt: Mærkerne har næsten identiske stavelser og samme tryk, hvilket gør det vanskeligt at høre en forskel.
  • Begrebsmæssigt: MINIMAL er beskrivende ("det mindst mulige"), mens MINIMAX er et kunstord, hvilket skaber en begrebsmæssig forskel.
• Såfremt retten ikke finder mærkerne forvekslelige, bør der tilføjes en disclaimer, jf. Varemærkeloven § 16, stk. 2.

Ankenævnets argumenter:

• Ankenævnet påstod frifindelse.
• Der er varesammenfald i to ud af fire klasser, men reelt ikke, da Novartis anvender varemærket for ernæringsdrik til børn fra 12 måneder.
• Orddelen "mini" er beskrivende og uden beskyttelse, mens MINIMAX er en selvmodsigelse (noget småt og noget stort), hvilket medfører, at mærkerne er begrebsmæssigt forskellige og ikke forvekslelige.
• Betingelsen om "særlig anledning" i Varemærkeloven § 16, stk. 2 er ikke opfyldt for en disclaimer.

Sø- og Handelsretten fandt, at de to varemærker var registreret for samme og beslægtede varer. Retten bemærkede, at figurmærket MINIMAL har ordet "minimal" som den distinktive del.

Rettens vurdering af forvekslelighed

• Synsmæssig lighed: Retten fandt, at de to ord, MINIMAX og MINIMAL, har seks ud af syv bogstaver fælles og i samme rækkefølge. Da gennemsnitsforbrugeren lægger mest mærke til begyndelsesbogstaverne i et mærke, og forskellen på det sidste bogstav ikke er tilstrækkelig til at adskille mærkerne, fandt retten, at der var en synsmæssig lighed.
• Lydlig lighed: Begge ord har tre stavelser og kan udtales med samme tryk. Da det sidste bogstav ofte ikke udtales klart i et ord, fandt retten, at der var risiko for lydlig lighed.
• Begrebsmæssig forskel: Retten anerkendte, at "minimal" betyder det mindst mulige, mens "minimax" er et kunstord, der består af noget småt og noget stort, hvorfor der ikke er begrebsmæssig lighed.

Afgørelse

Efter en helhedsvurdering, og under hensyn til, at mærkerne ikke ses samtidigt, fandt retten, at der var risiko for forveksling mellem mærkerne. Det forhold, at "minimal" er et adjektiv, og at der ikke kan opnås eneret til ordet, ændrede ikke ved denne vurdering.

Novartis' principale påstand blev derfor taget til følge.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker blev tilpligtet at slette varemærket MINIMAL VR 2004 04257 fra varemærkeregistret. Ankenævnet blev desuden pålagt at betale 12.000 kr. i sagsomkostninger og 2.700 kr. i retsafgift til Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB inden 14 dage.

Sagen er anket til Højesteret (HR 103/08) den 18. marts 2008.Sagen er afgjort ved Højesteret den 17. december 2008.