Sag om krænkelse af design- og varemærkerettigheder ved markedsføring af efterlignede BMW-fælge

Sagen omhandlede en påstand fra Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) om, at East Scandic A/S (East Scandic) havde krænket BMW's design- og varemærkerettigheder ved markedsføring og salg af fire typer fælge.

BMW's påstande

BMW nedlagde påstand om, at East Scandic skulle:

• Forbydes at distribuere, markedsføre, importere, eksportere og sælge de fire omtalte fælge.
• Destruere sin beholdning af de krænkende fælge uden udgift for BMW.
• Forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af en række BMW-relaterede betegnelser for fælge (f.eks. "BMW M10", "Replica M10", "BMW M5").
• Give BMW oplysninger om producenter, distributører, grossister og detailhandlere af de krænkende fælge, samt oplysninger om mængde og pris.
• Betale BMW 250.000 kr. med procesrente fra den 6. november 2007.

Baggrund og parternes synspunkter

BMW havde EF-registreret designrettigheder til fælgene STYLING 135, 166 og 167 og markedsførte desuden STYLING 67, som ikke var EF-registreret. BMW havde også en række registrerede ord- og figurmærker. I maj 2007 opdagede BMW, at East Scandic markedsførte fire fælge (produkt A, B, C og D), som BMW anså for efterligninger af deres designs. East Scandic anvendte desuden BMW's varemærker i markedsføringen af disse fælge på deres hjemmesider.

East Scandic anmodede om udsættelse af sagen med henblik på, at OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) skulle tage stilling til en indsigelse mod gyldigheden af BMW's designregistreringer. East Scandic påstod frifindelse og anførte, at der ikke var tilstrækkelig identitet mellem deres produkter og BMW's designs. De hævdede også at have markedsført produkt A før BMW's EF-registrering og produkt D før BMW's STYLING 67, og at en uregistreret designrettighed kun har gyldighed i 3 år. East Scandic bestred ikke BMW's ret til navnet BMW og logoet, men mente, at brugen af betegnelser som "til BMW" var lovlig i forbindelse med salg af tilbehør.

BMW's advokat gjorde gældende, at East Scandic ikke havde løftet bevisbyrden for en udsættelse, da der ikke var indgivet nogen indsigelse til OHIM. Retten skulle derfor lægge til grund, at BMW's registrerede designs var gyldige. BMW fremhævede, at East Scandics fælge krænkede både deres design- og varemærkerettigheder, og at salget af efterligninger skadede BMW's eksklusivitet og salg.

Sø- og Handelsretten afgjorde sagen den 15. januar 2010.

Rettens vurdering

Retten afviste East Scandics anmodning om udsættelse af sagen, da der ikke var indgivet en formel indsigelse til OHIM mod gyldigheden af BMW's designregistreringer. Det blev derfor lagt til grund, at BMW's EF-designregistreringer var gyldige i henhold til designforordningens artikel 85.

Efter en helhedsvurdering fandt retten, at:

• East Scandics fælge produkt A, B og C var kopier af og krænkede BMW's registrerede designs STYLING 135, 166 og 167 i henhold til Designloven § 5.
• BMW's STYLING 67, som var designet til BMW M3, kom på markedet i begyndelsen af 2000, og East Scandics produkt D, som var en nærgående efterligning heraf, blev markedsført af East Scandic fra 2002. East Scandic havde dermed overtrådt Markedsføringsloven § 1.
• East Scandic havde krænket BMW's varemærkerettigheder til de kendetegn, der var nævnt i BMW's påstand 3, ved at benytte disse i markedsføringen af fælgene. Denne brug overskred grænserne for lovlig angivelse af tilbehør og reservedele i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. Varemærkeloven § 4 og Markedsføringsloven § 1.

Afgørelse

Retten gav BMW medhold i alle påstande:

East Scandic A/S blev pålagt at:

• Forbydes at distribuere, markedsføre, importere, eksportere og sælge de krænkende fælge.
• Destruere sin beholdning af de krænkende fælge uden udgift for BMW.
• Forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af de specificerede BMW-betegnelser for fælge.
• Give BMW oplysninger om producenter, distributører, grossister og detailhandlere af de krænkende fælge, samt oplysninger om mængden af producerede, leverede og bestilte fælge og den herved opnåede pris.
• Betale Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 250.000 kr. med procesrente fra den 6. november 2007 og 75.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter Renteloven § 8a.

Det idømte skulle opfyldes inden 14 dage.

Sagen er anket til Højesteret den 28. januar 2010. (HR 17/10).Sagen er sluttet i Højesteret den 10. marts 2015 (dom).