Varemærkekrænkelse ved transit af varer mærket DIESEL gennem Danmark - Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS

Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (herefter "Diesel") er selskaber, der siden 1978 har solgt tøj, herunder jeans, under ordmærket DIESEL og et figurmærke med et D. Disse mærker er registreret som varemærker for tøj i blandt andet Danmark og Polen.

Montex Holding Ltd. (herefter "Montex") er et irsk selskab, der siden 1988 har solgt tøj under ordmærket Diesel i Irland. Montex får sit tøj syet og mærket i Polen.

Sagen omhandlede, hvorvidt Montex havde krænket Diesels danske varemærkeret ved at lade tøj, mærket med "Diesel" og et "D" figurmærke, indføre til Danmark med henblik på landevejstransport videre til Irland. Varerne blev tilbageholdt af Toldcenter København.

Varemærkerettigheder og Forudgående Tvister

• Diesels rettigheder: Diesel har registreret ordmærket DIESEL og figurmærket D i Danmark for vareklasse 25 (beklædningsgenstande). Diesel har også et EU-registreret figurmærke D.
• Montex's rettigheder og tvister: Montex har protesteret mod Diesels forsøg på at registrere DIESEL i Irland. Montex fik selv afslag på registrering af ordmærket Diesel i Irland, men hævdede at have brugt mærket først. En polsk domstol (Appelretten i Wroclaw, 22. september 2004) fastslog, at Montex's produktion af beklædningsgenstande i Polen til det irske marked krænkede Diesels polske varemærkerettigheder.

Tilbageholdelse af Varer i Danmark

I august 2001 ankom en lastbil med 7.824 stk. DIESEL bukser og 1.850 stk. DIESEL mærkater til Københavns Frihavn. Varerne var produceret i Polen og var en såkaldt T-1 suspensionsforsendelse, der var bestemt for Irland. Toldcenter København mistænkte vareforfalskning og suspenderede frigivelsen efter anmodning fra Diesel.

Parternes Synspunkter

Diesel gjorde gældende:

• Vareforsendelser i transit er omfattet af varemærkedirektivets beskyttelsesindhold, da transit omfatter både import og eksport.
• Polen var et tredjeland på tidspunktet for tilbageholdelsen, og varerne kom ind i Fællesskabet via Danmark, hvilket berettigede toldmyndighedernes indgriben.
• Montex's varer krænker Diesels danske varemærkeret til ordmærket DIESEL og figurmærket D, da der er forvekslingsrisiko, jf. Varemærkeloven § 4.
• Montex's figurmærke D krænker Diesels EU-registrerede figurmærke D, jf. Rådets forordning (EF) nr. 40/94 art. 9.
• De polske domstole har allerede fastslået krænkelse i Polen.
• Der var ikke grundlag for at forelægge spørgsmål for EF-domstolen, da retspraksis allerede var klar.

Montex gjorde gældende:

• Varer fra Polen skulle anses som varer fra et EU-land, jf. Europa-associeringsaftalen, og transit inden for EU bør ikke medføre indgreb i varemærkeretten, medmindre der er tale om markedsføring eller salg i modtagerlandet.
• Montex har en gyldig varemærkeret til ordmærket Diesel og figurmærket D i Irland baseret på mangeårig brug, hvilket den irske High Court har bekræftet.
• Varerne var ikke varemærkeforfalskede i suspensionsforordningens forstand, da de var produceret med henblik på lovligt salg i Irland.
• Tilbageholdelsen af varerne havde medført et betydeligt tab for Montex, da der var tale om sæsonvarer.
• Anmodede om forelæggelse af spørgsmål for EF-domstolen, hvis retten ikke gav medhold.

Sø- og Handelsretten fandt, at de omhandlede varer var produceret i Polen og sendt via Danmark med destination Irland. Retten lagde til grund, at varerne i Polen krænkede Diesels varemærkerettigheder, hvilket var fastslået af Appelretten i Wroclaw.

Varemærkekrænkelse i Danmark

Retten fastslog, at Montex's brug af figurmærket på buksernes knapper lignede Diesels EU-registrerede figurmærke D, og da der var vareidentitet og risiko for forveksling, udgjorde Montex's brug en krænkelse af Diesels rettigheder, jf. varemærkeforordningens artikel 9.

For så vidt angår ordmærket DIESEL, som ikke er EU-registreret, skulle spørgsmålet om varemærkeforfalskning afgøres efter dansk ret, jf. suspensionsforordningens artikel 6. Retten fandt, at Varemærkeloven delvist harmoniserer medlemsstaternes regler, men ændrer ikke ved, at retten til samme varemærke kan tilkomme forskellige personer i forskellige medlemsstater.

Da retten til ordmærket DIESEL og figurmærket D i Danmark tilkommer Diesel, udgjorde Montex's import, transport og oplagring af varer forsynet med disse mærker i Danmark uden samtykke fra Diesel en krænkelse af Diesels varemærkerettigheder. Dette skyldtes både mærkeidentitet, vareidentitet og en åbenbar forvekslingsrisiko, jf. Varemærkeloven § 4.

Retten fandt, at det ikke ændrede ved afgørelsen, at varerne blev indført fra Polen med henblik på markedsføring i Irland, da Polen på tidspunktet for indførslen til Danmark stadig var et tredjeland. Beskyttelsen af varemærkerettigheder er et formål, der kan begrunde foranstaltninger, jf. TEF art. 30. Retten fandt ikke, at de fællesskabsretlige regler frembød fortolkningstvivl, der kunne begrunde en forelæggelse for EF-Domstolen.

Afgørelse

Sø- og Handelsretten tog Diesels påstande til følge:

• Montex Holding Ltd. skulle anerkende, at Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS var berettiget til at foranledige Toldcenter Københavns afgørelser om suspension af frigivelsen af de omhandlede varer.
• Varerne måtte ikke frigives til Montex Holding Ltd.
• Varerne krænker Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS' varemærkeret til ordmærket DIESEL og figurmærket D.
• Der skulle ske tilintetgørelse af de nævnte varer, jf. Varemærkeloven § 44 og Varemærkeloven § 4, stk. 3.
• Montex Holding Ltd. skulle friholde Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS for enhver udgift til opbevaring og tilintetgørelse af varerne.
• Montex Holding Ltd. skulle inden 14 dage betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS.

Montex's påstand om erstatning for uretmæssig tilbageholdelse blev afvist.

Sagen er anket til Højesteret den 21. juli 2005 (j.nr. HR 309/05).Sagen er sluttet i Højesteret den 7. maj 2008.