Sag om vederlag og erstatning for varemærkekrænkelse ved parallelimport af lægemidler

Sagen omhandlede, hvorvidt Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (herefter samlet benævnt Merck) var berettiget til vederlag og erstatning fra Cross Pharma A/S (herefter Pharma) for uberettiget anvendelse af Mercks varemærker.

Tvisten og parterne

Merck er indehaver af varemærkerne MEVACOR, ZOCOR og PROSCAR i Danmark. Pharma har i perioden fra 2. kvartal 1997 til 31. august 1999 parallelimporteret disse lægemidler fra Spanien. Pharma ompakkede og ommærkede produkterne 1:1 i ny emballage med indlægssedler, hvorpå Pharmas eget vare- og figurmærke var påført i sammenhæng med Mercks genanbragte varemærke. Pharma erkendte den uberettigede anvendelse af Mercks varemærke.

Pharmas parallelimport og markedsføring

Pharmas emballage var hvid, og på forsiden, bagsiden og et sidestykke var Pharmas varemærke "Cimilar" efterfulgt af et figurmærke (to gule parallelle buede streger) placeret umiddelbart over Mercks varemærke. Skriftstørrelsen var den samme eller lidt mindre, og skrifttypen var den samme fremhævede type. Producenten var angivet med forkortelsen "MSD" uden fuldt navn og adresse, og herunder stod "importeret og ompakket af Cimilar A/S".

Mercks protest og påstande

Merck protesterede den 23. juli 1999 mod Pharmas markedsføring. Da Pharma ikke reagerede, anmodede Merck den 13. august 1999 om fogedforbud. Pharma tilbagekaldte herefter de omhandlede produkter den 31. august 1999, hvorefter Mercks begæring om forbud blev tilbagekaldt.

Merck påstod principalt, at Pharma skulle betale 293.950 kr. i vederlag og erstatning med procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober 1999.

Pharmas anbringender

Pharma gjorde gældende, at ompakningen var nødvendig for at efterleve myndighedskrav, og at emballagen var beskedent udformet. Pharma mente ikke at have sammenføjet sit varemærke med Mercks på en måde, der skabte tvivl om producenten, eller som var i strid med Markedsføringsloven § 1. Pharma anførte, at der alene stilles krav om angivelse af producenten, hvilket var sket med "MSD". Pharma bestred at have krænket Mercks varemærkeret forsætligt eller groft uagtsomt og mente ikke, der var grundlag for vederlag, da Merck allerede havde modtaget betaling for de originale produkter. Pharma påstod frifindelse mod betaling af 35.000 kr. som passende kompensation for den erkendte krænkelse efter Varemærkeloven § 43.

Sø- og Handelsretten fandt, at Pharma havde overtrådt Varemærkeloven § 4 ved at foretage 1:1 ompakning og anvende sit vare- og figurmærke i forbindelse med markedsføringen af Mercks produkter (MEVACOR, ZOCOR og PROSCAR).

Rettens vurdering

Retten henviste til EF-Domstolens praksis vedrørende varemærkeretlige regler og varernes frie bevægelighed. Overtrædelsen blev tilregnet Pharma som forsætlig eller i hvert fald uagtsom. Pharma skulle derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket og erstatning for den yderligere skade, jf. Varemærkeloven § 43, stk. 1.

Retten bemærkede, at der ikke var grundlag for at fastslå, i hvilket omfang den uberettigede anvendelse af Mercks varemærke havde medført markedsforstyrrelse, da produkterne sandsynligvis ville være solgt under alle omstændigheder på grund af substitutionsordningen og prisen.

Retten fandt, at Pharma ved udformningen af emballagen havde foretaget en unødvendig fremhævelse af sit eget vare- og figurmærke i umiddelbar tilknytning til Mercks varemærke. Dette profilerede Pharmas produkter på en måde, der kunne give forbrugeren den opfattelse, at produkterne også var Pharmas, og at de stammede fra Pharma som kvalitetsprodukter, selvom Merck var ophavsmand og varemærkerettighedsindehaver. Pharmas handlinger blev anset for at være i strid med god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1, og Pharma havde opnået en berigelse på bekostning af Merck.

Afgørelse

Retten fastsatte vederlag og erstatning til et samlet beløb på 200.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober 1999. Derudover skulle Pharma betale 20.000 kr. i sagsomkostninger.

Dommens resultat: Cross Pharma A/S skal inden 14 dage betale 200.000 kr. til Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober 1999, samt 20.000 kr. i sagsomkostninger.