Sag om udsættelse af varemærkekrænkelsessag grundet verserende ugyldighedssag ved OHIM

Sagen omhandler en tvist mellem V2H ApS (V2H) og VMR Products LLC (VMR Products) vedrørende brugen af betegnelserne "V2", "V2Cigs" og/eller "V2Cigs.eu" som varemærke eller forretningskendetegn for e-cigaretter og tilbehør inden for EU. V2H har nedlagt påstand om forbud mod VMR Products' brug af disse betegnelser, idet V2H henviser til fire af sine registrerede EF-varemærker.

Baggrund for tvisten

V2H er indehaver af fire EF-varemærkeregistreringer for ordmærkerne "V2" og "V2Tobacco" samt figurmærket "V2", der dækker en række varer inden for klasse 5, 30 og 34, herunder tobak, rygestopspræparater og artikler for rygere. V2H har siden 2006 produceret og solgt snusprodukter og tyggetobak under disse mærker i udvalgte lande, herunder Danmark, Sverige og Tyskland.

VMR Products er en amerikansk virksomhed, der markedsfører og sælger e-cigaretter under mærket "V2Cigs" i EU, bl.a. via hjemmesider og distributører. VMR Products hævder at have anvendt betegnelsen "V2" i Storbritannien siden november 2010.

Sagens forløb og påstande

Tvisten startede i juni 2012, da VMR Products anmodede om en licens til brug af "V2" i EU for e-cigaretter, hvilket V2H afviste. I november 2012 blev V2H opmærksom på VMR Products' markedsføring i Sverige og England og sendte krav om ophør. Dette førte til parallelle retssager i USA og Sverige.

I oktober 2013 anmodede VMR Products OHIM (Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked) om at ophæve V2H's fire EF-varemærkeregistreringer. V2H anlagde herefter en forbudssag og den foreliggende hovedsag ved Sø- og Handelsretten.

VMR Products har nedlagt påstand om, at hovedsagen skal udsættes, indtil OHIM har truffet endelig afgørelse om gyldigheden af V2H's EF-varemærker. V2H har principalt påstået, at sagen fremmes, subsidiært at der nedlægges et midlertidigt forbud, og mere subsidiært at VMR Products stiller sikkerhed, hvis sagen udsættes uden forbud.

Parternes synspunkter

VMR Products anfører, at deres ophævelsesanmodninger er saglige og nødvendige at afklare, og at EF-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, som udgangspunkt kræver udsættelse af sagen, medmindre der foreligger "særlige årsager". VMR Products støtter sine ugyldighedsindsigelser på, at V2H har handlet i ond tro ved registrering af mærkerne, bl.a. på grund af V2H's manglende reelle interesse i at bruge mærkerne for e-cigaretter og VMR Products' forudgående brug af "V2" i Storbritannien.

V2H anerkender udgangspunktet om udsættelse, men mener, at der foreligger "særlige årsager" til at fortsætte sagens behandling. V2H fremhæver, at deres varemærker var endeligt registrerede, og at der gælder en formodningsregel om gyldighed. V2H bestrider VMR Products' påstande om ond tro og anfører, at ophævelsesbegæringerne er taktisk begrundede og mangler substans. V2H påpeger desuden, at en lang sagsbehandlingstid hos OHIM vil være utilstedelig, og at VMR Products' fortsatte krænkelse skader V2H's forretningsgrundlag. V2H har også henvist til Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 18 som grundlag for deres påstand.

Sø- og Handelsretten har afgjort, at sagen skal udsættes på den endelige stillingtagen til gyldigheden af V2H's EF-varemærker.

Retten bemærker, at EF-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, fastslår, at en sag som udgangspunkt skal udsættes, hvis der er indgivet en anmodning til OHIM om ophævelse af de pågældende EF-varemærker, medmindre der foreligger "særlige årsager" til at fortsætte sagens behandling. Retten finder, at anvendelsesområdet for "særlige årsager" er snævert.

Retten vurderer, at de af V2H anførte forhold – herunder at VMR Products indleverede ophævelsesanmodningerne efter tvistens opståen, den forventede lange sagsbehandlingstid hos OHIM, og muligheden for at VMR Products kunne have nedlagt modkrav i denne sag – ikke udgør "særlige årsager". Disse forhold anses ikke for at være særlige faktiske omstændigheder i forhold til andre tilsvarende sager.

Retten fastslår, at den som hovedregel ikke skal forholde sig til indholdet af ugyldighedsindsigelserne, da dette ville foregribe OHIM's prøvelse. V2H har ikke godtgjort, at VMR Products' anmodninger til OHIM er åbenbart grundløse eller har karakter af chikane.

Endvidere udgør VMR Products' fortsatte brug af de påståede krænkende mærker heller ikke en "særlig årsag" til at fortsætte sagens behandling. Retten bemærker i den forbindelse, at der kan nedlægges et midlertidigt forbud i den allerede anlagte forbudssag (E-1-13), hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Retten finder, at V2H's anbringender, hverken hver for sig eller samlet, udgør "særlige årsager" til at fortsætte sagens behandling.

Vedrørende V2H's påstand baseret på markedsføringsloven, finder retten, at denne del af sagen er så sammenhængende med spørgsmålet om krænkelse af EF-varemærkerettighederne, at der ikke er grundlag for at udsætte den del af sagen alene. En overtrædelse af markedsføringsloven ville desuden ikke føre til det af V2H begærede EU-forbud.

Afgørelse: Sø- og Handelsretten tager VMR Products' anmodning om udsættelse til følge. Sagen udsættes på den endelige stillingtagen til gyldigheden af V2H's fire EF-varemærker:

• CTM 008512345 for ordmærket "V2"
• CTM 011026762 for ordmærket "V2"
• CTM 011126381 for ordmærket "V2Tobacco"
• CTM 011116183 for figurmærket "V2"

Retten finder ikke hjemmel i EF-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 3, til at kræve, at VMR Products stiller sikkerhed i forbindelse med hovedsagens udsættelse. Afgørelse om sagsomkostninger træffes i forbindelse med rettens endelige afgørelse af sagen.

Der er tale om en kendelse.Kendelsen er kæret til Østre Landsret den 9. april 2015 og stadfæstet den 20. november 2015.(Østre Landsrets sagsnumre B-3377-14, 10. afd. nr. B-896-15). Sagen har sammenhæng med Sø- og Handelsrettens sagsnr.: E-0001-13.