Varemærkekrænkelse: Brug af "Eternit-Specialisten" krænker varemærket "ETERNIT"

Denne sag omhandlede en tvist mellem Cembrit A/S (sagsøger) og Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen (sagsøgte) vedrørende påstået varemærkekrænkelse af det registrerede figurmærke ETERNIT. Sagen drejede sig om, hvorvidt Eternit-Specialistens anvendelse af navnet "Eternit-Specialisten" som varemærke, virksomhedsnavn, hjemmesideadresse og e-mailadresse krænkede Cembrits rettigheder.

Baggrund for Parterne

Cembrit A/S er en anerkendt leverandør af byggematerialer i fibercement til tag- og facadeløsninger. Virksomheden har siden 1913, baseret på en enelicens, registreret figurmærket ETERNIT i flere klasser, herunder klasse 1 (kemiske bindemidler), 17 (kautsjukvarer, stenvarer af asbest) og 19 (stenvarer). Cembrit anvender varemærket ETERNIT for tag- og facadeløsninger og sælger også maling under dette mærke. Cembrit har ingen registreringer i klasse 2 (tagmaling) og 37 (tagrensning).

Kim Rønne-Nielsen driver enkeltmandsfirmaet Eternitspecialisten, der beskæftiger sig med tagrensning. I oktober 2008 ansøgte Kim Rønne-Nielsen om registrering af ordmærket "Eternit-Specialisten" i klasse 2 og 37, hvilket blev godkendt i marts 2009. Virksomheden anvender domænenavnene eternitspecialisten.dk og eternit-specialisten.dk samt e-mailadressen . Kim Rønne-Nielsen har tilbudt at overdrage sit varemærke til Cembrit, men uden held. Firmanavnet er siden ændret til AISOH.

Cembrits Påstande og Argumentation

Cembrit nedlagde påstand om forbud mod brug af kendetegnene "Eternit-Specialisten" og "Eternitspecialisten", ophævelse af varemærkeregistreringen VR 2008 04441, sletning af virksomhedsnavn, domænenavne og e-mailadresse, samt betaling af 50.000 kr. i procesrente.

Cembrit argumenterede for:

• Lighed mellem kendetegnene: Der er stor lighed mellem Cembrits varemærke ETERNIT og "Eternit-Specialisten", da "eternit" er et særpræget kunstord, og "specialisten" er generisk og uden særpræg. Cembrits figurmærke ETERNIT er at betragte som et ordmærke.
• Vare- og ydelseslighed: Cembrit sælger varer til byggeri, herunder fibercement og maling til Eternittage. Selvom Cembrit ikke har registreringer i klasse 2 og 37, er tagmaling og tagrensning komplementære til Cembrits varer i klasse 17 og 19. Cembrit har opnået varemærkeret til ETERNIT for maling gennem brug, jf. Varemærkeloven § 3, stk. 1.
• Forvekslingsrisiko: Varemærket ETERNIT er meget velkendt i Danmark, og der er risiko for, at forbrugere vil tro, der er en forbindelse mellem parterne.
• Krænkelse: Brugen af "Eternitspecialisten" som virksomhedsnavn, domænenavn og e-mailadresse udgør en varemærkekrænkelse, jf. Varemærkeloven § 4, og er i strid med god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 18, samt god domænenavnsskik, jf. Domænenavnsloven § 12.
• Ugyldig registrering: Eternit-Specialistens varemærkeregistrering er i strid med Varemærkeloven § 15 på grund af forvekslingsrisiko med Cembrits ældre varemærke og bør ophæves, jf. Varemærkeloven § 28.
• Krav om vederlag og erstatning: Cembrit krævede vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse, jf. Varemærkeloven § 43 og Markedsføringsloven § 20.

Eternit-Specialistens Argumentation

Eternit-Specialisten påstod frifindelse og anførte:

• Cembrit gjorde ikke indsigelse mod registreringen i Patent- og Varemærkestyrelsen i klasserne 2 og 37, hvor Cembrit ingen registrering har.
• Der er handlet i god tro, da kun eget registreret varemærke er benyttet.
• Cembrits manglende indsigelse har medført omkostninger til annoncering og markedsføring på ca. 105.000 kr.
• Cembrit vildleder kunder ved at anvende navnet Eternit for plader, der ikke er produceret i Danmark eller indeholder asbest, hvilket skader Cembrits goodwill. Det bestrides, at der længere er goodwill knyttet til navnet Eternit.

Sø- og Handelsretten afgjorde sagen uden mundtlig forhandling.

Rettens Vurdering

Retten fandt, at:

• ETERNIT som varemærke: Ordet ETERNIT er et kunstord, der ikke er beskrivende for fibercementplader. Det har opnået varemærkeret gennem ibrugtagning og er velindarbejdet i Danmark.
• Lighed og forvekslingsrisiko: Det første ord i "Eternit-Specialisten" er identisk med Cembrits varemærke. Tilføjelsen af det generiske ord "specialisten" er ikke tilstrækkelig til at adskille de to mærker, især for varer i klasse 2.
• Vare- og ydelseslighed: Eternit-Specialistens ydelser (tagrensning og tagmaling) har en snæver forbindelse til Cembrits ydelser. På grund af Cembrits varemærkes stærke indarbejdelse er der risiko for, at forbrugere vil tro, der er en forbindelse mellem de to mærker.
• Degeneration: Det er ikke godtgjort, at ordet "eternit" er degenereret, jf. Varemærkeloven § 28, stk. 2.
• Uberettiget anvendelse: Eternit-Specialisten har uberettiget anvendt det under VR 2008 04441 registrerede varemærke "Eternit-Specialisten", som derfor skal udslettes.
• Overtrædelse af god skik: Eternit-Specialistens anvendelse af ordet som virksomhedsnavn, hjemmesideadresse og e-mailadresse er i strid med god markedsføringsskik, jf. Markedsføringsloven § 1 og Markedsføringsloven § 18, samt Domænenavnsloven § 12, da Cembrits varemærke er anvendt.
• Vederlag: Kim Rønne-Nielsen var bekendt med varemærket ETERNIT og er pligtig til at betale vederlag for den uberettigede brug, jf. Varemærkeloven § 43. Vederlaget blev fastsat til 10.000 kr.
• Erstatning: Cembrit har ikke godtgjort omsætningstab eller markedsforstyrrelse, og der blev derfor ikke tilkendt erstatning.

Rettens Afgørelse

Eternit-Specialisten v/Kim Rønne Nielsen tilpligtes at betale 10.000 kr. til Cembrit A/S med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 21. august 2009 samt 10.000 kr. i sagsomkostninger.