Fortolkning af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95: Begrænsning af varemærkets retsvirkninger ved angivelse af anvendelse

Industria de Diseño Textil SA (Inditex), indehaver af varemærket "ZARA", anlagde sag mod Buongiorno Myalert SA for krænkelse af varemærkerettigheder. Buongiorno havde i en reklamekampagne for et betalingsabonnement til en tjeneste, der sendte multimedieindhold via SMS, markedsført en lodtrækning, hvor en af præmierne var et "gavekort til ZARA".

Inditex gjorde gældende, at Buongiornos brug af varemærket skadede varemærkets renommé og udnyttede det utilbørligt.

Buongiorno argumenterede for, at brugen af varemærket var en "referenceanvendelse", der var tilladt, da det blot oplyste om, hvad en af præmierne i lodtrækningen bestod af.

Sagen blev appelleret til Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien), som forelagde et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95/EF.

Det Præjudicielle Spørgsmål

Skal artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 fortolkes således, at den omfatter enhver erhvervsmæssig brug af varemærket foretaget af tredjemand for i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af dette varemærke, eller alene en brug af dette varemærke, der er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare, som markedsføres af denne tredjemand, eller af en tjenesteydelse, der udbydes af denne.

Afgørelse

Domstolen fastslår, at artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen kun omfatter tilfælde, hvor en tredjemand erhvervsmæssigt bruger et varemærke for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser, der tilhører varemærkeindehaveren, forudsat at denne brug er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik og er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, som tredjemanden udbyder.

Domstolen begrunder afgørelsen med:

• En analyse af direktivets ordlyd, formål og historiske kontekst.
• At artikel 6, stk. 1, litra c), skal fortolkes snævert for at balancere beskyttelsen af varemærkerettigheder med den frie bevægelighed af varer og tjenesteydelser.
• At formålet med bestemmelsen er at tillade leverandører af supplerende varer eller tjenesteydelser at informere offentligheden om en brugsmæssig forbindelse mellem deres produkter og varemærkeindehaverens produkter.
• At den senere artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 har en bredere anvendelse, der eksplicit omfatter enhver loyal og ærlig brug af mærket til at identificere varer eller tjenesteydelser som værende indehaverens ejendom.

Retlige Principper

• Begrænsning af varemærkets retsvirkninger: Artikel 6 i direktiv 2008/95 begrænser varemærkeindehaverens rettigheder for at sikre en balance mellem beskyttelsen af varemærkerettigheder og den frie bevægelighed af varer og tjenesteydelser.
• Redelig markedsføringsskik: Enhver brug af et varemærke af en tredjemand skal ske i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik for at være lovlig.
• Nødvendighedsbetingelsen: Brugen af varemærket skal være nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, der udbydes af tredjemanden.
• Fortolkning af EU-ret: Ved fortolkning af EU-retlige bestemmelser skal der tages hensyn til ordlyden, sammenhængen, formålet og forarbejderne.
• Brugsmæssig forbindelse: Artikel 6, stk. 1, litra c), har til formål at tillade leverandører af supplerende varer eller tjenesteydelser at oplyse offentligheden om en brugsmæssig forbindelse mellem deres produkter og varemærkeindehaverens produkter.