Ansvarsafgrænsning ved varemærkekrænkende onlineannoncer

MBK Rechtsanwälte, indehaver af et tysk varemærke for juridiske tjenesteydelser, anlagde sag mod mk advokaten for varemærkekrænkelse. Sagen omhandlede brugen af betegnelsen »mbk« i mk advokatens firmanavn og markedsføring.

Efter et retskraftigt forbud mod mk advokaten vedrørende brugen af »mbk«, blev det konstateret, at annoncer for mk advokaten med betegnelsen »mbk« fortsat optrådte på forskellige hjemmesider via Google-søgninger.

MBK Rechtsanwälte anmodede om bøde til mk advokaten for manglende overholdelse af forbuddet. mk advokaten anførte, at de alene havde foretaget en tilbagetrækning af registreringen i onlinevejviseren Das Örtliche og ikke havde anmodet om optagelse på andre hjemmesider.

Oberlandesgericht Düsseldorf forelagde sagen for EU-Domstolen og spurgte, om en tredjemand gør brug af et varemærke i henhold til direktiv 2008/95 artikel 5, stk. 1, når en registrering med et identisk tegn offentliggøres på en hjemmeside, uden at tredjemanden selv har foranlediget registreringen, men hjemmesidens operatør har overtaget den fra en anden registrering, som tredjemanden har anbragt på en måde, der krænker varemærket.

Domstolen skulle tage stilling til, om en erhvervsdrivende, der har placeret en varemærkekrænkende annonce på en hjemmeside, kan holdes ansvarlig for, at andre hjemmesiders udbydere på eget initiativ og navn gengiver annoncen og gør den tilgængelig online.

Afgørelse

Domstolen fastslår, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en erhvervsdrivende, der placerer en varemærkekrænkende annonce på en hjemmeside, ikke kan holdes ansvarlig for, at andre hjemmesiders udbydere på eget initiativ og navn gengiver annoncen og gør den tilgængelig online.

Domstolen præciserer, at udtrykket »gøre brug af« i direktivet indebærer en aktiv handling og direkte eller indirekte kontrol over handlingen. En erhvervsdrivende kan ikke gøres ansvarlig for handlinger udført af uafhængige aktører uden dennes samtykke.

Det er den forelæggende rets opgave at undersøge, om der er en direkte eller indirekte forbindelse mellem annoncøren og udbyderne af de pågældende hjemmesider, der indikerer, at udbyderne har handlet på annoncørens vegne og for dennes regning. Hvis en sådan forbindelse ikke eksisterer, kan varemærkeindehaveren ikke gøre sine rettigheder gældende over for annoncøren i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1.

Retlige Principper

• Betingelser for varemærkekrænkelse: Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 fastlægger betingelserne for, hvornår en tredjemand kan forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke.
• Definition af »gøre brug af«: Domstolen præciserer, at udtrykket »gøre brug af« indebærer en aktiv handling og en vis grad af kontrol over den handling, der udgør krænkelsen.
• Ansvar for handlinger udført af tredjemand: En varemærkeindehaver kan ikke holde en annoncør ansvarlig for handlinger udført af uafhængige tredjemænd, medmindre der er en direkte eller indirekte forbindelse, der indikerer, at tredjemanden har handlet på annoncørens vegne.
• National ret og godtgørelse: Domstolens afgørelse berører ikke muligheden for, at varemærkeindehaveren kan kræve godtgørelse for eventuelle økonomiske fordele i henhold til national ret eller anlægge sag mod udbyderne af de pågældende hjemmesider.