Varemærkeret: Eneret og forholdet mellem ældre og yngre varemærker

Sagen omhandler en anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF om varemærker.

Rosa dels Vents Assessoria SL (herefter »Rosa dels Vents«) anlagde sag mod U Hostels Albergues Juveniles SL (herefter »U Hostels«) med påstand om forbud mod U Hostels’ brug af et yngre varemærke, som Rosa dels Vents mente krænkede deres rettigheder i henhold til to ældre varemærker.

U Hostels anførte, at Rosa dels Vents ikke havde anlagt en ugyldighedssag vedrørende det yngre varemærke, og nedlagde påstand om frifindelse.

Den forelæggende ret ønskede oplyst, om en varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

Parternes argumenter

• Rosa dels Vents: Indehaver af ældre varemærker, der mener, at U Hostels' brug af et yngre varemærke krænker deres rettigheder.
• U Hostels: Indehaver af det yngre varemærke, der argumenterer for, at Rosa dels Vents ikke har anlagt en ugyldighedssag vedrørende det yngre varemærke.

Hovedspørgsmålet

Skal artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 fortolkes således, at en varemærkeindehavers eneret udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at det yngre varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt?

Afgørelse

Domstolen fastslog, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95/EF skal fortolkes således, at en varemærkeindehavers eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, udstrækker sig til en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke, uden at det er nødvendigt, at sidstnævnte varemærke forinden er blevet erklæret ugyldigt.

Domstolen begrundede afgørelsen med:

• Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 giver indehaveren af et registreret varemærke en eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der kan krænke varemærket, uden at sondre mellem, om tredjemand er indehaver af et varemærke eller ej.
• Artikel 9 i direktiv 2008/95 fastsætter, at en indehaver af et ældre varemærke, som i fem år har tålt brugen af et yngre varemærke, ikke kan kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det. Dette indikerer, at indehaveren af et ældre varemærke som udgangspunkt har ret til at modsætte sig brugen af et yngre varemærke.
• Direktiv 2008/95 indeholder ingen bestemmelser, der udtrykkeligt begrænser varemærkeindehaverens eneret til fordel for en tredjemand, der er indehaver af et yngre varemærke.
• Bestemmelserne i direktiv 2008/95 skal fortolkes i lyset af prioritetsprincippet, hvorefter et ældre varemærke har forrang for et yngre varemærke.

Retlige Principper

• Prioritetsprincippet: Et ældre varemærke har forrang for et yngre varemærke. Dette princip er afgørende for at afgøre konflikter mellem varemærker.
• Varemærkeindehaverens eneret: Indehaveren af et registreret varemærke har en eneret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.
• Passivitet: En varemærkeindehaver kan fortabe retten til at modsætte sig brugen af et yngre varemærke, hvis vedkommende i en periode har tålt brugen af det yngre varemærke.
• Direktivkonform fortolkning: Nationale bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten.

Domstolen understregede, at disse principper sikrer varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne. Eneretten tildeles for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser og sikre, at varemærket kan opfylde sine funktioner.